Contrefaçon de marque verbale : risque de confusion entre « Sister » et « Sister’s » dans le secteur des salons de beauté et coiffure

La contrefaçon de marque suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : l’existence d’une marque valide, l’usage du signe dans la vie des affaires, l’identité ou la similitude des produits ou services, et l’existence d’un risque de confusion. L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle énumère les usages interdits, notamment l’usage comme nom commercial. Cependant, le seul dépôt d’une dénomination sociale au registre du commerce n’est pas un usage dans la vie des affaires au sens de cet article : il s’agit d’un acte dont l’effet est strictement juridique. Le titulaire de la marque doit prouver que le tiers en use effectivement dans l’exercice d’une activité économique. L’appréciation du risque de confusion s’effectue globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment le degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, l’identité des produits ou services, et les caractéristiques du public pertinent. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif. Lorsqu’un élément commun domine les signes par sa position et sa distinctivité, les différences accessoires n’anéantissent pas la similitude globale. Une marque peu distinctive jouit d’une protection plus faible, mais cette faible distinctivité ne suffit pas à contrebalancer une similitude substantielle des signes. Le risque de confusion s’apprécie de manière abstraite, indépendamment des circonstances d’exploitation réelle de la marque ou de la localisation géographique des salons. L’interdiction prononcée doit être assortie d’une astreinte provisoire pour en assurer l’effectivité.

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La contrefaçon de marque suppose quatre conditions cumulatives : l’existence d’une marque valide, l’usage du signe dans la vie des affaires, l’identité ou similitude des produits ou services, et l’existence d’un risque de confusion. Le seul dépôt d’une dénomination sociale n’est pas un usage dans la vie des affaires. Le risque de confusion s’apprécie globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

Une propriétaire de marque verbale dans le secteur de la beauté et de la coiffure a assigné en justice une autre entreprise du même secteur pour contrefaçon de marque. La demanderesse reprochait à la défenderesse l’utilisation de signes similaires à sa marque, créant un risque de confusion auprès de la clientèle. Le tribunal a constaté que les services proposés étaient identiques et que les signes présentaient des similitudes notables sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Il a établi l’existence d’un risque de confusion et a interdit à la défenderesse l’utilisation du signe contrefaisant sous astreinte. Cependant, le tribunal a débouté la demanderesse de ses demandes concernant l’utilisation de la dénomination sociale et de l’enseigne commerciale, estimant que seul le nom commercial était contrefaisant. La défenderesse a été condamnée à cesser l’utilisation du signe litigieux et à verser une indemnité à titre de frais irrépétibles.

• Similitude substantielle des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel
• Identité des services désignés par les marques en présence
• Risque de confusion caractérisé dans l’esprit du consommateur moyen
• Élément dominant commun retenant l’attention principale du public
• Absence d’usage de la dénomination sociale dans la vie des affaires
• Actes de contrefaçon par imitation du nom commercial

• Marque française verbale « [X] » n°4405559 enregistrée le 17 novembre 2017 en classes 3, 16, 25 et 44
• Prospectus publicitaire de la société [X] [U] utilisant les signes « [R]'[U] » et « [R].[U] »
• Captures d’écran du site internet et compte Instagram de la société [X] [U]
• Attestations de confusion entre les deux salons et messages de clientes s’étant trompées d’établissement
• Éléments de comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en présence
• Kbis de la société [X] [U] attestant son activité de coiffure et soins esthétiques

La société demanderesse obtient partiellement gain de cause avec la reconnaissance de la contrefaçon de marque et l’interdiction d’utiliser le signe litigieux. Cependant, elle est déboutée de ses demandes d’interdiction portant sur la dénomination sociale et de ses demandes de dommages-intérêts. La société défenderesse doit cesser l’utilisation du signe contrefaisant sous astreinte.

• Reconnaissance de la contrefaçon par imitation du signe distinctif dominant
• Interdiction d’utiliser le signe contrefaisant comme marque ou nom commercial sous astreinte de 100 euros par jour
• Rejet de l’interdiction portant sur la dénomination sociale et le signe complet
• Rejet de la demande de dommages-intérêts présentée à titre subsidiaire
• Rejet de la demande reconventionnelle en procédure abusive
• Condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700

À faire

• Analyser la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes
• Établir l’identité ou la similitude des produits et services
• Prouver le risque de confusion dans l’esprit du public pertinent
• Documenter les cas concrets de confusion entre les deux marques
• Respecter les délais de deux mois pour cesser l’utilisation contrefaisante

À éviter

• Confondre dénomination sociale et usage dans la vie des affaires
• Omettre de comparer les signes sur tous les plans (visuel, phonétique, conceptuel)
• Négliger que l’élément dominant retient l’attention du consommateur moyen
• Ignorer que le consommateur se fie à l’image imparfaite en mémoire
• Oublier que l’existence d’autres marques similaires n’annule pas la protection

L’usage d’un signe dans la vie des affaires au sens de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle

Le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe similaire que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, sans le consentement du titulaire, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’expression « faire usage » d’un signe doit être entendue comme désignant l’emploi du signe dans le but de distinguer des produits ou services, portant atteinte ou susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. Le seul fait d’immatriculer une société sous une certaine dénomination n’est pas, en soi, un usage de cette dénomination dans le but de distinguer des produits ou services : il s’agit d’un acte dont l’effet est strictement juridique. Il appartient au titulaire de la marque de prouver que le tiers dont il critique la dénomination en use effectivement dans l’exercice d’une activité économique en lien avec des produits ou services déterminés.

L’appréciation globale du risque de confusion entre signes

L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, cette appréciation impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure, cette appréciation s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, en tenant compte de l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés. Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire, avec un degré d’attention moyen.

L’élément dominant d’un signe dans l’appréciation de la similitude

Dans l’appréciation de la similitude entre deux signes, l’élément dominant, notamment celui placé en position d’attaque, retient l’attention principale du consommateur d’attention moyenne. Cet élément dominant est celui qui présente une distinctivité propre, en ce qu’à lui seul il ne désigne pas directement le service. Les éléments supplémentaires ou modificateurs, notamment ceux placés en fin de signe ou présentant un caractère essentiellement qualificatif et laudatif, présentent un caractère accessoire et se trouvent faiblement distinctifs. Les différences visuelles légères et peu marquantes, telles que la présence d’une ponctuation ou d’une lettre supplémentaire, n’atténuent que très faiblement la ressemblance globale des signes lorsque l’élément dominant et le plus distinctif demeure identique ou très similaire.

La distinctivité d’une marque et sa protection contre la contrefaçon

Une marque présente un caractère distinctif lorsqu’elle est apte à distinguer les produits ou services de ceux de ses concurrents et à remplir sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service. Le terme « arbitraire » par rapport aux produits visés à l’enregistrement de la marque rend celle-ci apte à distinguer lesdits produits. Une faible distinctivité de la marque n’est pas de nature, en l’espèce, à contrebalancer dans une appréciation globale des signes en présence l’importance des identité et similitudes établies entre les signes litigieux. L’existence de plusieurs autres marques contenant un élément verbal similaire n’est pas de nature à anéantir tout caractère distinctif de la marque invoquée.

L’interdiction d’usage d’un signe contrefaisant comme nom commercial

Lorsqu’il est établi une identité des services désignés et un degré de similitude substantiel des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il est caractérisé un risque de confusion entre les signes utilisés par le tiers et la marque, apprécié dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le consommateur moyen sera conduit, du fait des ressemblances relevées et de la focalisation de son attention sur l’élément dominant, à associer les signes en cause comme provenant d’entreprises économiquement liées. Il est dès lors fait interdiction au tiers de faire usage du signe contrefaisant comme marque ou nom commercial pour commercialiser les services en cause, cette interdiction pouvant être assortie d’une astreinte provisoire.

Article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, Article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, Article 1240 du code civil

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