Contrefaçon de la marque MyTelecom : interdiction d’usage et 23 218 € de dommages-intérêts

La protection conférée par une marque verbale s’étend aux services pour lesquels elle a été enregistrée, y compris ceux relevant des classes 35 et 42, dès lors que les services proposés par le contrefacteur sont similaires ou identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. L’usage non autorisé d’un signe identique ou similaire à une marque protégée, notamment en tant que nom commercial, nom de domaine ou logo, constitue un acte de contrefaçon dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, y compris un risque d’association. L’adjonction d’un terme complémentaire peu distinctif, tel que « entreprises », ne suffit pas à écarter ce risque lorsque le terme principal distinctif est reproduit à l’identique et que les services visés s’adressent à une clientèle similaire. La preuve de la contrefaçon peut être établie par un constat d’huissier démontrant l’usage effectif du signe litigieux sur des supports commerciaux et numériques. En cas de contrefaçon, le titulaire de la marque peut obtenir l’interdiction de l’usage du signe litigieux sous astreinte, le transfert des noms de domaine litigieux, ainsi que des dommages-intérêts tenant compte du manque à gagner et du préjudice moral, même si ce dernier n’est pas précisément chiffré. Enfin, la contrefaçon peut être sanctionnée indépendamment de l’exploitation réelle de la marque par son titulaire, l’appréciation se faisant par référence au titre de propriété.

La marque verbale protège les services enregistrés, et l’usage non autorisé d’un signe identique ou similaire constitue une contrefaçon, même avec un terme complémentaire peu distinctif, si un risque de confusion existe.

Le litige oppose une société spécialisée dans le conseil aux entreprises et aux particuliers, titulaire d’une marque verbale française déposée en 2011 pour des services de publicité, gestion commerciale et développement de logiciels, à une société intervenant dans l’installation et la maintenance d’équipements de télécommunications. Cette dernière a utilisé un nom commercial similaire à la marque déposée et a déposé une marque verbale française en 2018, rejetée par l’INPI pour défaut de distinctivité. La société titulaire de la marque a mis en demeure l’autre société de cesser l’usage du signe litigieux et de transférer la marque et les noms de domaine associés, puis a engagé une action judiciaire pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Le tribunal a examiné la distinctivité de la marque, la similarité des services et des signes, et a constaté que la société défenderesse utilisait le signe litigieux pour des services similaires, créant un risque de confusion. Il a jugé que des actes de contrefaçon avaient été commis et a condamné la société défenderesse à cesser l’usage des signes, à transférer le nom de domaine litigieux, et à verser des indemnités pour préjudice commercial et moral. Les demandes subsidiaires ont été rejetées, et la société défenderesse a été condamnée aux dépens et au paiement de frais de justice.

• Caractère distinctif du signe « MyTelecom » malgré la contestation du terme « Telecom » comme générique
• Usage non autorisé du signe litigieux dans la vie des affaires
• Similarité des services proposés par les parties (classes 35 et 42)
• Similarité phonétique et conceptuelle des signes utilisés
• Existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public
• Preuve de détournement de clientèle et préjudice commercial
• Existence d’un préjudice moral lié à la violation de l’exclusivité de la marque

• Procès-verbal de constat établi le 1er juillet 2020 par huissier de justice
• Copies de courriers électroniques versés au débat
• Constatations sur Internet par huissier de justice
• Utilisation du signe litigieux sur site Internet mytelecom-entreprises.fr
• Comparaison des signes et services entre les parties
• Expertise comptable attestant du recul du chiffre d’affaires

La société MYCOMPANY, titulaire de la marque « myTelecom », obtient la reconnaissance de la contrefaçon par la société ELT qui a utilisé un signe similaire pour des services proches. Cette décision entraîne des conséquences financières et opérationnelles importantes pour la société ELT.

• Interdiction d’utiliser le signe « MyTelecom » sous astreinte financière
• Transfert forcé du nom de domaine « mytelecom-entreprises.fr » à la société MYCOMPANY
• Condamnation au paiement de dommages-intérêts pour préjudice commercial et moral
• Condamnation au remboursement des frais d’huissier et frais de justice
• Obligation de cesser toute exploitation commerciale sous le signe litigieux
• Condamnation aux dépens de l’instance

À faire

• Vérifier la distinctivité de la marque déposée
• Constater l’usage non autorisé du signe litigieux
• Établir le risque de confusion entre signes et services
• Procéder à un constat d’huissier sur l’usage litigieux
• Demander la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte

À éviter

• Ne pas ignorer les preuves d’usage sur internet
• Éviter de négliger les similitudes phonétiques et visuelles
• Ne pas omettre de demander le transfert des noms de domaine
• Ne pas sous-estimer le préjudice moral et commercial
• Ne pas retarder la signification du jugement

Quelle est la portée de l’absence de demande en nullité de la marque sur le moyen tiré du défaut de caractère distinctif du signe invoqué en défense à l’action en contrefaçon ?

Le défendeur soutenait que le signe « myTelecom » ne pouvait bénéficier d’aucune protection en raison du caractère non distinctif du terme « Telecom » pour désigner des services de télécommunication, en se prévalant du caractère générique ou descriptif du signe.

Le tribunal relève que, si le défendeur entend se prévaloir d’un possible défaut de distinctivité du signe « myTelecom », il n’en tire pas les conséquences procédurales, dès lors qu’il ne formule pas de demande tendant à l’annulation de la marque en cause.

En l’absence de demande en nullité, le moyen tiré du défaut de distinctivité est jugé inopérant pour exclure la commission d’actes de contrefaçon. La juridiction raisonne donc sur la base d’un titre de propriété valable et écarte ce moyen comme ne pouvant, à lui seul, faire obstacle à l’action en contrefaçon.

Quelle règle de droit le tribunal applique-t-il pour déterminer les actes de contrefaçon de marque avant et après le 15 décembre 2019 ?

Le tribunal rappelle d’abord l’article L. 713-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, selon lequel : « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque ».

Pour les faits antérieurs au 15 décembre 2019, il applique l’article L. 713-3, dans sa version alors en vigueur, qui dispose : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

Pour les faits postérieurs au 15 décembre 2019, il applique l’article L. 713-2 du même code, qui interdit, sauf autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou services : « 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».

Le tribunal précise que la contrefaçon suppose un usage non autorisé du signe litigieux dans la vie des affaires, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés par la marque, et que cet usage doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’origine des produits ou services.

Quels critères le tribunal retient-il pour apprécier globalement le risque de confusion entre la marque et le signe litigieux ?

La juridiction rappelle que l’appréciation de la contrefaçon commande de rechercher, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services, s’il existe un risque de confusion, comprenant le risque d’association.

Elle indique que ce risque doit être apprécié de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment la notoriété de la marque et l’importance de son caractère distinctif. Elle précise également que la contrefaçon s’apprécie par référence au titre de propriété, de sorte qu’il est exclu de se fonder sur les conditions réelles d’exploitation de la marque par le demandeur.

En l’espèce, le tribunal retient la forte similarité des signes sur les plans phonétique et conceptuel, la reprise à l’identique de l’élément verbal « mytelecom » en première position, et le caractère faiblement distinctif du terme « entreprises », qui ne suffit pas à différencier les signes. Il constate que cette similarité, combinée à la similarité des services, est de nature à tromper la vigilance d’un consommateur d’attention moyenne et à créer un risque de confusion, ce que corroborent des courriels de clients éprouvant des difficultés à distinguer les deux sociétés.

Quels éléments le tribunal prend-il en compte pour apprécier la similarité des services en cause au regard des classes de la marque enregistrée ?

Le tribunal relève que la demanderesse a déposé la marque verbale « myTelecom » pour des services des classes 35 et 42, en particulier : en classe 35, « conseils en organisation et direction des affaires » ; en classe 42, « études de projets techniques » et « élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ».

Il constate que, dans le dispositif de ses conclusions, la demanderesse ne désigne pas de classes spécifiques, mais qu’il ressort de ses écritures qu’elle limite son action à ces services précis. Le tribunal en déduit qu’il doit restreindre l’examen de la contrefaçon à ces seuls services.

Au vu du procès-verbal de constat du 1er juillet 2020, il retient que le défendeur utilise le signe « MyTelecom Entreprises » pour promouvoir, via un site internet et un logo, des prestations de conception, déploiement et maintien en conditions opérationnelles de solutions issues des technologies du marché des télécommunications, assorties d’audits techniques préalables et de gestion de projets. Ces prestations sont qualifiées de manifestement identiques aux services de classe 42 « élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels » et « études de projets techniques ».

Le tribunal relève également que la mise en avant de l’accompagnement de la « transformation digitale » des clients correspond au service de classe 35 « conseils en organisation et direction des affaires ». Il en conclut à la similarité, voire à l’identité, des services en cause.

Quels critères le tribunal retient-il pour comparer les signes « myTelecom » et « MyTelecom Entreprises » et apprécier leur similarité ?

Le tribunal examine les différentes formes d’usage reprochées au défendeur : noms de domaine, supports commerciaux, dénomination sociale et logo. Il constate que le nom de domaine « mytelecom-entreprises.fr », la dénomination sociale « My telecom Entreprises » et le logo reprennent systématiquement le signe « mytelecom » en première position, le terme « entreprises » n’étant ajouté qu’en complément.

Il relève que le terme « entreprises » est faiblement distinctif, renvoyant habituellement à la nature des structures commercialisant des services de télécommunications, et que, dans le logo, la taille réduite des caractères le relègue au second plan. Il en déduit que cette adjonction est insuffisante pour différencier efficacement les signes.

Sur cette base, le tribunal conclut à une forte similarité des signes sur les plans phonétique et conceptuel, ce qui contribue au risque de confusion dans l’esprit du public.

Comment le tribunal apprécie-t-il la preuve de l’usage des différents noms de domaine invoqués au titre de la contrefaçon ?

Le tribunal relève que seule la réservation du nom de domaine « mytelecom-entreprises.fr » par le défendeur est démontrée, sur la base du procès-verbal de constat d’huissier du 1er juillet 2020, qui établit l’exploitation du site correspondant par le défendeur.

S’agissant des noms de domaine « mytelecom-entreprises.com », « mytelecom-entreprises.net » et « mytelecom-entreprises.biz », il constate que la consultation du site WHOIS produite ne permet pas d’identifier le titulaire des noms de domaine, faute de mention du « registrant name » et de ses coordonnées.

En conséquence, le tribunal juge que la preuve de la réservation et de l’usage de ces trois noms de domaine par le défendeur n’est pas rapportée, ce qui exclut toute mesure de transfert à ce titre. Seul le nom de domaine « mytelecom-entreprises.fr » fait l’objet de mesures spécifiques.

Sur quel fondement juridique et selon quels critères le tribunal ordonne-t-il les mesures d’interdiction d’usage du signe litigieux ?

Le tribunal se fonde sur les articles L. 716-6 ancien (pour les faits antérieurs au 11 décembre 2019) et L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle (pour les faits postérieurs), qui permettent à la juridiction d’interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon.

Au regard de la contrefaçon retenue pour les services de la classe 42 (« élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels » et « études de projets techniques ») et de la classe 35 (« conseils en organisation et direction des affaires »), le tribunal interdit au défendeur d’utiliser tout signe comprenant les éléments « Mytelecom » dans la dénomination sociale, comme nom de domaine, sur les réseaux sociaux, comme support commercial et sur le site internet, pour des prestations assimilées aux services susvisés.

Cette interdiction est assortie d’une astreinte de 200 euros par infraction constatée, prenant effet un mois après la signification du jugement, afin d’assurer l’effectivité de la cessation des actes de contrefaçon.

Dans quelles conditions le tribunal ordonne-t-il le transfert du nom de domaine au profit du titulaire de la marque sur le fondement de l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle ?

Le tribunal rappelle l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel : « En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement (…). Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur ».

Constatant l’absence de preuve de la réservation par le défendeur des noms de domaine « mytelecom-entreprises.com », « mytelecom-entreprises.net » et « mytelecom-entreprises.biz », le tribunal refuse d’en ordonner le transfert.

En revanche, la réservation et l’usage du nom de domaine « mytelecom-entreprises.fr » par le défendeur étant établis et la contrefaçon étant retenue, le tribunal ordonne son transfert au profit du titulaire de la marque, sous astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification du jugement.

Selon quels critères le tribunal fixe-t-il le montant des dommages et intérêts en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle ?

Le tribunal cite l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : « 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ». Il rappelle également la possibilité d’allouer, à titre alternatif et sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues, sans exclure l’indemnisation du préjudice moral.

En l’espèce, le tribunal examine d’abord l’évolution du chiffre d’affaires de la demanderesse, telle qu’attestée par son expert-comptable, et constate un recul entre 2018 et 2020. Il juge toutefois que la baisse entre 2019 et 2020 peut s’expliquer par d’autres facteurs, notamment le ralentissement économique lié à la pandémie de Covid-19, de sorte que la totalité de la perte invoquée ne peut être imputée aux actes de contrefaçon.

Il retient néanmoins, au vu du procès-verbal de constat du 1er juillet 2020 et du référencement du site du défendeur en première position lors d’une recherche sur le signe « mytelecom », que l’usage du nom de domaine litigieux a nécessairement favorisé une captation de clientèle et engendré un manque à gagner. Constatant l’absence de preuve de l’antériorité de la relation commerciale avec certains clients confus, il évalue souverainement le préjudice économique à 18 218 euros.

Pour le préjudice moral, le tribunal relève que la demanderesse ne produit pas d’éléments chiffrés, mais considère que la violation de l’exclusivité attachée à la marque et la remise en cause de la pérennité de l’activité justifient une indemnisation. Il fixe ce préjudice à 5 000 euros.

Quels éléments déterminants conduisent le tribunal à retenir l’existence d’un préjudice commercial malgré l’incertitude liée au contexte économique général ?

Le tribunal prend en compte l’attestation de l’expert-comptable faisant état d’une baisse du chiffre d’affaires entre 2018 et 2020, mais reconnaît que la diminution entre 2019 et 2020 peut être liée à la crise sanitaire et au ralentissement économique général.

Il se fonde alors sur le procès-verbal de constat d’huissier du 1er juillet 2020, qui établit que la saisie du signe « mytelecom » dans un moteur de recherche dominant renvoyait en premier résultat vers le site du défendeur. Il en déduit que cette situation a nécessairement créé des conditions favorables de captation de clientèle au profit du défendeur.

Le tribunal relève en outre que le défendeur n’apporte pas la preuve que les clients ayant contacté par erreur la demanderesse étaient déjà ses clients avant l’adoption du signe litigieux. Ces éléments, combinés au risque de confusion retenu, permettent de caractériser un manque à gagner imputable à la contrefaçon et de justifier l’allocation d’une indemnité spécifique.

Comment le tribunal apprécie-t-il la preuve du préjudice moral du titulaire de la marque en l’absence de justificatifs chiffrés ?

Le tribunal constate que la demanderesse ne produit pas d’éléments permettant d’apprécier précisément le quantum du préjudice moral allégué. Toutefois, il considère que la contrefaçon, en ce qu’elle porte atteinte à l’exclusivité conférée par la marque, affecte nécessairement le titulaire dans la pérennité de son activité et dans la valeur de son signe distinctif.

Sur cette base, sans exiger de justificatifs chiffrés, la juridiction retient l’existence d’un préjudice moral autonome et fixe son montant à 5 000 euros, en tenant compte de la nature de l’atteinte et de la durée de l’usage litigieux.

Selon quelles règles le tribunal statue sur les dépens et l’indemnisation des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?

Le tribunal rappelle l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, aux termes duquel « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Constatant que le défendeur succombe, il le condamne aux dépens.

S’agissant des frais non compris dans les dépens, il cite l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et qu’il peut décider qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Le tribunal rappelle que les frais de constat d’un commissaire de justice non désigné par décision de justice n’entrent pas dans les dépens et sont donc, en principe, irrépétibles. Il inclut néanmoins ces frais dans l’appréciation globale des frais non compris dans les dépens et condamne le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700, rejetant corrélativement la demande formée par le défendeur sur le même fondement.

Quels éléments déterminants conduisent le tribunal à rejeter la demande de transfert de certains noms de domaine tout en ordonnant le transfert d’un autre ?

Le tribunal distingue les différents noms de domaine invoqués. Pour « mytelecom-entreprises.com », « mytelecom-entreprises.net » et « mytelecom-entreprises.biz », il constate que les pièces produites, notamment la consultation WHOIS, ne permettent pas d’identifier le titulaire des noms de domaine, faute de mention du nom et des coordonnées du « registrant ».

En l’absence de preuve de la réservation de ces noms de domaine par le défendeur, la juridiction juge qu’elle ne peut ordonner leur transfert au profit du titulaire de la marque, malgré la contrefaçon retenue.

En revanche, pour « mytelecom-entreprises.fr », le procès-verbal de constat d’huissier établit que ce nom de domaine est exploité par le défendeur. Cette preuve, combinée à la condamnation pour contrefaçon, permet au tribunal, sur le fondement de l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, d’ordonner le transfert de ce nom de domaine au profit du titulaire de la marque, sous astreinte.

Comment le tribunal articule-t-il l’office du juge avec la détermination de l’objet du litige par les prétentions des parties en matière de contrefaçon de marque ?

Le tribunal rappelle, en application de l’article 4 du code de procédure civile, que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il indique également, en se référant à l’article 768 du même code, qu’il statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions, les demandes de « dire et juger », « constater » ou « prendre acte » ne constituant pas, sauf exception, de véritables prétentions.

En matière de contrefaçon, il en déduit qu’il ne peut connaître que des services expressément visés par la partie demanderesse dans ses écritures. Constatant que celle-ci se réfère, dans le corps de ses conclusions, à certains services précis des classes 35 et 42, le tribunal considère qu’elle a restreint son action à ces services et limite en conséquence son examen de la contrefaçon à ce périmètre.

Cette approche illustre l’office du juge, tenu par les termes du litige tels que fixés par les parties, tout en étant libre dans la qualification juridique des faits et l’application des textes invoqués.

Article 4 du Code de procédure civile, Article 768 du code de procédure civile, Article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, Article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, Article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, Article L. 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, Article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, Article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, Article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, Article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle, Article L. 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle, Article 696 du Code de procédure civile, Article 700 du Code de procédure civile

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