Contrefaçon de marque : risque de confusion entre « Yoyo » et « Yoyo Sister » pour des vélos-cargos destinés au transport d’enfants

La demande reconventionnelle en déchéance est recevable pour les produits invoqués en contrefaçon et ceux relevant du même secteur d’activité, conformément aux articles 714-5 du code de la propriété intellectuelle et 70 du code de procédure civile. Les produits de la classe 20 sont donc, sauf les porte-bébés, étrangers au secteur des moyens de transport pour enfants et des pièces détachées de poussettes et landaus.

L’usage sérieux doit être démontré pour chaque produit visé par la demande en déchéance, pendant la période de référence de cinq ans, en application de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle. Les pièces produites établissent l’usage de certains accessoires uniquement pour des poussettes et landaus ; la déchéance est retenue pour les béquilles, pneumatiques et porte-bébés, ainsi que pour les autres usages génériques des pièces détachées.

L’usage du signe « Yoyo Sister » pour des vélos-cargos porte atteinte aux marques « Yoyo ». Le tribunal retient une ressemblance soutenue des signes, une similarité faible mais réelle des produits, la notoriété de la marque antérieure et un risque d’association avec une déclinaison de gamme. Les articles L.713-2, L.713-3, L.716-4 et L.717-1 du code de la propriété intellectuelle fondent la qualification de contrefaçon.

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Le tribunal retient un usage sérieux de la marque Yoyo pour certains accessoires liés aux poussettes et landaus, mais l’écarte pour plusieurs autres produits et catégories insuffisamment exploités. Il reconnaît ensuite une contrefaçon pour les poussettes, voitures d’enfants et landaus, le signe Yoyo Sister créant un risque de confusion avec Yoyo.

Une société française, titulaire de marques « Yoyo » couvrant notamment des poussettes, landaus et accessoires, a assigné une société chinoise commercialisant des vélos-cargos sous le signe « Yoyo Sister ».

La défenderesse a formé une demande reconventionnelle en déchéance partielle de la marque française pour défaut d’usage sérieux. Le tribunal a jugé cette demande recevable pour les produits invoqués en contrefaçon et pour les porte-bébés, mais irrecevable pour la plupart des produits de la classe 20, dépourvus de lien avec le secteur des transports pour enfants.

L’usage sérieux a été retenu pour certains accessoires lorsqu’ils se rapportent à des poussettes et landaus, mais écarté pour les béquilles, pneumatiques et porte-bébés ainsi que pour les catégories générales non suffisamment exploitées. Le tribunal a ensuite retenu une contrefaçon pour les poussettes, voitures d’enfants et landaus, en raison du risque de confusion entre « Yoyo » et « Yoyo Sister ».

• Comparer globalement les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel
• Évaluer la nature, la destination et l’utilisation des produits
• Prendre en compte le public pertinent et les circuits de distribution
• Apprécier le caractère distinctif et la notoriété de la marque antérieure
• Vérifier l’atteinte à la fonction essentielle de garantie d’origine
• Démontrer un usage sérieux pour chaque produit visé par la déchéance

• Procès-verbal de constat du site fr.yoyosister.com
• Photographies des signes apposés sur les vélos-cargos
• Offres de vente sur Alibaba et Aliexpress
• Factures et relevés d’offres de cadres, freins, guidons, jantes, pédales et roues
• Articles de presse et étude de recherches établissant la notoriété de « Yoyo »

La société titulaire des marques obtient la reconnaissance d’une contrefaçon pour les poussettes, landaus et voitures d’enfants, tandis que la société exploitant le signe contesté voit sa demande en déchéance partiellement accueillie. La protection de la marque française est toutefois maintenue seulement pour les pièces effectivement exploitées en lien avec les poussettes et landaus.

• Maintien de la protection pour les poussettes et landaus
• Déchéance pour les béquilles, pneumatiques et porte-bébés
• Limitation des pièces protégées à une sous-catégorie autonome
• Interdiction potentielle de l’usage du signe contrefaisant
• Prise en compte de la notoriété dans l’analyse du risque

À faire

• Identifier précisément chaque produit couvert par la marque
• Rassembler factures, catalogues et offres de vente datés
• Documenter l’usage de chaque pièce détachée séparément
• Faire constater les signes sur les sites et produits
• Comparer les produits selon leur destination et leur public

À éviter

• Assimiler la vente d’un produit fini à celle de toutes ses pièces
• Produire des preuves étrangères à la période quinquennale
• Invoquer des produits sans lien avec le secteur concerné
• Déduire la contrefaçon de la seule fermeture d’un site
• Négliger les différences entre catégories générales et sous-catégories

La recevabilité de la demande reconventionnelle en déchéance

La demande en déchéance est recevable pour les produits invoqués au soutien de l’action en contrefaçon et pour ceux relevant du même secteur d’activité, conformément aux articles 714-5 du code de la propriété intellectuelle et 70 du code de procédure civile. Les porte-bébés relèvent du secteur du transport d’enfants. La plupart des meubles et produits d’aménagement de la classe 20, ainsi que les trotteurs, en sont distincts et la demande est irrecevable pour ces produits.

L’usage sérieux des produits enregistrés

L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle impose de démontrer un usage sérieux pour chacun des produits visés pendant une période ininterrompue de cinq ans. Les ventes et offres de cadres, freins, guidons, jantes, pédales et roues établissent un usage limité aux pièces de poussettes et de landaus. La déchéance est prononcée pour les béquilles, pneumatiques et porte-bébés, ainsi que pour les usages génériques non démontrés.

Le risque de confusion entre les signes de marque

Le signe « Yoyo Sister » reproduit intégralement l’élément initial et distinctif « Yoyo ». Malgré une similarité faible entre vélos-cargos et poussettes ou landaus, la ressemblance visuelle et phonétique soutenue, la notoriété de la marque antérieure et la perception de « Sister » comme une déclinaison de gamme caractérisent un risque de confusion. L’usage porte atteinte à la fonction essentielle des marques et constitue une contrefaçon.

Article 455 du Code de procédure civile, Article 70 du Code de procédure civile, Article 16 du Code de procédure civile, Article 699 du Code de procédure civile, Article 700 du Code de procédure civile, Article 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, Article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, Article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle, Article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, Article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, Article L.716-4 du Code de la propriété intellectuelle, Article L.717-1 du Code de la propriété intellectuelle, Article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, Article 9 du règlement (UE) 2017/1001, Article 10 de la directive (UE) 2015/2436, Article 4 de la directive 89/104/CEE