Contrefaçon de marque en bijouterie : l’usage promotionnel d’un signe générique ne portant pas atteinte à la fonction d’origine

L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit la déchéance lorsque le titulaire n’établit pas un usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans. Cet usage doit être démontré pour chacun des produits visés par la demande et peut résulter d’une forme modifiée n’altérant pas le caractère distinctif. En l’espèce, les publications Instagram datées, trois factures et un catalogue n’ont pas suffi à établir un usage sérieux pour les produits de classe 14. La déchéance a donc été prononcée au 13 septembre 2024, avec effet absolu conformément à l’article L.716-3 du même code.

L’article L.713-2 exige un usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, ainsi qu’un risque de confusion portant notamment atteinte à la fonction essentielle de la marque. L’usage promotionnel du signe « liées » renvoyait ici génériquement au lien entre une mère et sa fille. Les bijoux étaient identifiés par d’autres signes et rattachés à l’enseigne exploitante : aucune atteinte à la fonction de garantie d’origine n’a été retenue.

La société licenciée pouvait intervenir avec la titulaire en application de l’article L.714-7, même en présence d’une licence non inscrite. Les demandes en contrefaçon ont néanmoins été rejetées. Les demanderesses ont été condamnées in solidum aux dépens et à 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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La titulaire d’une marque destinée notamment aux bijoux reprochait à une société de bijoux fantaisie l’usage d’un signe proche dans une campagne commerciale. Le tribunal a prononcé la déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux, puis rejeté la contrefaçon, le signe étant employé génériquement pour évoquer le lien entre une mère et sa fille.

Une société spécialisée dans la conception et la vente de bijoux et sa dirigeante, titulaire d’une marque verbale française déposée pour des bijoux et vêtements, reprochaient à une société de bijoux fantaisie d’avoir utilisé un signe proche dans une campagne commerciale pour la fête des mères, sur ses supports physiques et numériques.

La société titulaire des droits soutenait que cet usage constituait une contrefaçon. La société exploitante contestait la recevabilité de l’action, demandait subsidiairement la déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux et niait tout usage du signe à titre de marque.

Le tribunal a admis l’intervention de la titulaire et la recevabilité de la société licenciée, mais a prononcé la déchéance de la marque à compter du 13 septembre 2024. Il a rejeté la contrefaçon, le signe litigieux étant employé de manière générique pour évoquer le lien entre une mère et sa fille, sans désigner l’origine des bijoux. Les demanderesses ont été condamnées aux dépens et à 25 000 euros au titre des frais irrépétibles.

• Usage du signe dans la vie des affaires
• Produits identiques ou similaires à ceux protégés
• Atteinte ou risque d’atteinte à la fonction d’origine
• Perception du signe par le public pertinent
• Désignation spécifique des produits par le signe litigieux
• Usage sérieux établi pour chaque produit visé

• Extraits datés du compte Instagram sur 41 publications
• Trois factures de vente de bijoux en 2020
• Catalogue de la marque présentant bijoux et communication
• Affiches et communications numériques de la campagne promotionnelle
• Certificat d’enregistrement de la marque française

La titulaire perd ses droits sur la marque pour les produits concernés à compter du 13 septembre 2024, mais les actes antérieurs restent examinés. La société exploitante échappe à la contrefaçon, tandis que les demanderesses supportent les frais du procès.n

• Inscription de la déchéance au registre national des marques
• Rejet des demandes indemnitaires fondées sur la contrefaçon
• Absence d’interdiction de l’usage promotionnel litigieux
• Paiement in solidum des dépens
• Paiement de 25 000 euros au titre de l’article 700

À faire

• Documenter chaque usage commercial de la marque
• Conserver les factures et catalogues datés
• Établir l’usage pour chaque produit enregistré
• Qualifier précisément la fonction du signe utilisé
• Vérifier la qualité à agir du licencié

À éviter

• Produire des captures non datées
• Confondre dénomination sociale et usage à titre de marque
• Assimiler toute proximité visuelle à une contrefaçon
• Présenter un signe générique comme désignant les produits
• Négliger la période de cinq ans de référence

La recevabilité de l’action du licencié non inscrit

nLes articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile encadrent le droit d’agir et les fins de non-recevoir. Selon l’article L.714-7, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, le licencié d’une marque, même lorsque la licence n’est pas inscrite au registre, est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire pour obtenir réparation de son préjudice propre. La fin de non-recevoir a donc été rejetée.n

La déchéance pour défaut d’usage sérieux

nL’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle impose un usage sérieux pendant cinq ans pour les produits visés. Cet usage doit être établi pour chaque produit concerné. Les publications datées, trois factures et un catalogue produits ont été jugés insuffisants au regard du faible nombre d’éléments et des ventes établies. La déchéance a été fixée au 13 septembre 2024, conformément à l’article L.716-3, alinéa 5.n

La fonction essentielle de la marque

nL’article L.713-2 exige un usage dans la vie des affaires susceptible de créer un risque de confusion et d’atteindre la fonction d’origine de la marque. Le signe « liées » évoquait génériquement le lien entre une mère et sa fille et ne désignait pas spécifiquement les bijoux. Ceux-ci portaient d’autres signes et étaient rattachés à l’enseigne exploitante : la contrefaçon n’a pas été retenue.

Article 455 du Code de procédure civile, Article 31 du Code de procédure civile, Article 32 du Code de procédure civile, Article 122 du Code de procédure civile, Article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle, Article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, Article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle, Article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, Article 696 du Code de procédure civile, Article 699 du Code de procédure civile, Article 700 du Code de procédure civile, Article 514 du Code de procédure civile