Contrefaçon de marque : l’usage antérieur d’un nom commercial et d’une enseigne exclut le référé

L’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle permet au titulaire d’une action en contrefaçon de solliciter en référé des mesures destinées à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Ces mesures supposent toutefois que les éléments de preuve rendent vraisemblable l’atteinte aux droits invoqués. Une provision peut également être accordée lorsque le préjudice n’est pas sérieusement contestable.

L’article L.713-1 du même code reconnaît au titulaire de la marque un droit de propriété, sous réserve des droits acquis par les tiers avant le dépôt. L’article L.713-6, II, exclut ainsi la possibilité d’interdire l’usage, dans la vie des affaires, d’un nom commercial ou d’une enseigne de portée locale lorsque cet usage est antérieur au dépôt et reste circonscrit au territoire concerné.

La cour retient que les documents administratifs, contractuels, commerciaux et comptables produits établissent un usage public, effectif et continu du signe comme nom commercial et enseigne depuis septembre ou octobre 2017, antérieurement au dépôt de la marque en novembre 2018. Cette antériorité constitue une contestation sérieuse et fait obstacle à la caractérisation vraisemblable de la contrefaçon en référé. Les demandes d’interdiction, de retrait et de provision sont donc écartées.

Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’abus du droit d’agir suppose une faute ayant fait dégénérer l’exercice du recours. À défaut de preuve d’une telle faute et d’un préjudice distinct des frais de défense, la demande indemnitaire est rejetée. La partie perdante supporte les dépens et une indemnité est allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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Une société revendiquait la contrefaçon de sa marque utilisée par un restaurant. La cour relève toutefois que des documents administratifs, contrats, factures et inscriptions commerciales établissent l’usage public, effectif et continu du signe comme nom commercial et enseigne depuis 2017, avant le dépôt de la marque. Elle confirme l’absence de contrefaçon vraisemblable et rejette également la demande pour procédure abusive.

Une société titulaire d’une marque semi-figurative déposée en novembre 2018 a estimé qu’une société exploitant un restaurant utilisait cette marque sans autorisation sur son enseigne, ses supports commerciaux et ses emballages. Après une mise en demeure restée sans réponse et un constat de commissaire de justice, elle a saisi le juge des référés afin d’obtenir l’interdiction des usages, le retrait des signes et une provision indemnitaire.

Le juge des référés a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse. En appel, la société exploitant le restaurant a produit plusieurs documents administratifs, contrats, factures et inscriptions commerciales établissant l’usage public, effectif et continu du signe comme nom commercial et enseigne depuis 2017, avant le dépôt de la marque.

La cour confirme l’absence de vraisemblance de la contrefaçon, rejette la demande pour procédure abusive et condamne la société titulaire de la marque aux dépens ainsi qu’au paiement de frais irrépétibles.

• Établir l’apparente validité du titre invoqué
• Rendre vraisemblable l’atteinte aux droits de marque
• Écarter l’existence d’une contestation sérieuse
• Vérifier la date antérieure d’usage du nom commercial ou de l’enseigne
• Établir un usage public, effectif et continu
• Délimiter l’usage antérieur au territoire où il est reconnu
• Prouver une faute distincte pour caractériser l’abus du droit d’agir

• Courrier administratif d’accessibilité daté de septembre 2017
• Arrêté municipal autorisant la pose de l’enseigne en octobre 2017
• Courriel Google My Business de mars 2018
• Contrats Deliveroo, prestataires et fournisseurs mentionnant le signe
• Factures commerciales établissant la continuité de l’usage
• Extrait Kbis mentionnant le nom commercial et l’enseigne

La société titulaire de la marque ne peut obtenir en référé l’interdiction, le retrait des signes ou une provision lorsque l’usage antérieur du signe rend la contrefaçon sérieusement contestable. La société exploitant le restaurant échappe également à l’indemnisation pour procédure abusive, mais bénéficie du remboursement partiel de ses frais de défense.

• Maintien de l’absence de mesure d’interdiction en référé
• Rejet de la demande de provision pour contrefaçon
• Conservation des usages antérieurs dans leur périmètre local
• Rejet de la demande indemnitaire pour procédure abusive
• Paiement des dépens par la société titulaire de la marque
• Paiement de frais irrépétibles au défendeur

À faire

• Rassembler les documents antérieurs au dépôt de la marque
• Classer les preuves par date et nature d’usage
• Établir le caractère public et continu de l’exploitation
• Délimiter précisément le territoire d’usage local
• Documenter les frais exposés pour la défense

À éviter

• Invoquer une marque sans vérifier les droits antérieurs
• Solliciter une mesure de référé malgré une contestation sérieuse
• Produire un constat non communiqué à la juridiction
• Confondre usage administratif et preuve suffisante d’exploitation
• Alléguer un abus sans démontrer faute et préjudice distinct

La vraisemblance de l’atteinte aux droits de marque

L’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle subordonne les mesures de référé à des éléments de preuve rendant vraisemblable l’atteinte aux droits ou son imminence. La cour estime que l’usage antérieur du signe par le défendeur fait naître une contestation sérieuse et exclut cette vraisemblance.

L’antériorité du nom commercial et de l’enseigne

Selon les articles L.713-1 et L.713-6, II, du code de la propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque est réservé par les droits acquis avant son dépôt. Les documents produits démontrent un usage public, effectif et continu du signe comme nom commercial et enseigne depuis 2017, antérieurement au dépôt de 2018 et dans un périmètre local.

La faute constitutive d’un abus du droit d’agir

Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’accès au juge ne devient fautif qu’en cas d’exercice abusif du recours. La demande indemnitaire est rejetée faute de preuve d’une faute ayant dégénéré en abus et d’un préjudice distinct des frais de défense, réparés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Article 805 du Code de procédure civile, Article 907 du Code de procédure civile, Article 450 du Code de procédure civile, Article 455 du Code de procédure civile, Article 15 du Code de procédure civile, Article 56 du Code de procédure civile, Article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Article 700 du Code de procédure civile, Article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle, Article L.716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle, Article L.716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle, Article L.713-6 II du Code de la propriété intellectuelle, Article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle, Article 1240 du Code civil