Référence client : attention à la contrefaçon de marque notoire

L’Essentiel : La Cour de cassation a récemment statué sur l’affaire Moët Hennessy, sanctionnant un prestataire pour abus de citation client. Ce dernier avait utilisé de manière excessive les marques notoires du groupe, telles que Moët et Chandon, sur divers supports, sans avoir conçu les produits concernés. Les juges ont souligné que l’existence d’un juste motif ne doit pas être considérée lors de l’évaluation du profit indûment tiré de la renommée de la marque. Ainsi, l’usage abusif de ces marques a été jugé préjudiciable à leur image de luxe, renforçant la protection des marques renommées contre la contrefaçon.

Y compris en présence d’une clause autorisant un prestataire à citer son client, ce dernier peut être sanctionné lorsqu’il abuse de son droit de citation ou titre un « profit indu » des marques notoires de son client.

Affaire Moët Hennessy

La Cour de cassation a censuré les juges du fond d’avoir rejeté les demandes des sociétés du groupe Moët Hennessy fondées sur l’atteinte à leurs marques notoires, au titre de l’abus de citation client par un prestataire ayant réalisé des articles de service, seaux à glace, flûtes, vasques, plateaux, chariots frigos, et coffrets événementiels. Le prestataire avait également reproduit les marques du groupe Moët Hennessy sur des bouteilles dont il n’avait conçu ni la forme ni l’étiquette.

Les juges du fond ont considéré à tort que si le fait de créer des articles de service pour les marques renommées du groupe Moët Hennessy a constitué un avantage pour le prestataire, il n’en a pas tiré un « profit indu ». Selon les juges suprêmes, l’existence éventuelle d’un juste motif à l’usage d’une marque notoire n’entre pas en compte dans l’appréciation du profit indûment tiré de la renommée de la marque, mais doit être appréciée séparément, une fois l’atteinte caractérisée.

Citation client : un usage, mais sans abus

Même s’il existe un usage professionnel permettant aux prestataires de présenter, sur internet, les créations qu’ils ont réalisé pour le compte de tiers, en application de l’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement communautaire 207/2009 du 26 février 2009, les juges doivent apprécier globalement l’existence ou non du profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif d’une marque.

A noter que les contrats relatifs aux marques Moët et Chandon et Hennessy stipulaient expressément la possibilité pour le prestataire de représenter ses créations, selon l’usage en vigueur alors que le contrat relatif à la marque Ruinart précise « sous réserve de l’accord préalable expresse de Ruinart sur le contenu et support de communication envisagé » ; force est de constater que ces contrats consacrent l’usage invoqué en ce qu’il concerne les oeuvres du créateur.

Notion de profit indu

La CJUE (18 juin 2009, L’Oréal c/ Bellure, C-487/07) a déjà jugé que l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ne présuppose ni l’existence d’un risque de confusion, ni celle d’un risque de préjudice porté à ces caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci et que le profit résultant de l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers des dits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci.

La notion de profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de la marque s’attache, non pas au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe ; elle englobe les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée.

Le groupe Moët Hennessy a fait valoir avec succès qu’en utilisant de manière massive et disproportionnée les marques de son groupe (Moët et Chandon, Veuve Clicquot Ponsardin, Ruinart, Hennessy et Glenmorangie) sur son site internet, sur les réseaux sociaux et dans la signature électronique de ses salariés et en les représentant dans des « carrés-gris », aux côtés d’autres signes concurrents ou incompatibles avec leur image de prestige, le prestataire avait contribué à diminuer leur force d’attraction et à ternir l’image de luxe attachée à ses marques.

Notion de marque renommée

Pour être renommée une marque doit être connue d’une fraction significative de ce public ; l’article 9 du règlement communautaire 207/2009 du 26 février 2009 pose le principe que la marque communautaire confère à son titulaire le droit exclusif d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée i) lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et ii) que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice. Il y a atteinte à une marque renommée lorsque l’usage qui en a été fait a été réalisé « pour des produits ou services » ; sans juste motif et qu’il est tiré indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

Privilège des titulaires de marques notoires

Le déposant d’une marque communautaire jouissant d’une renommée est habilité à interdire l’usage par des tiers, dans la vie des affaires, pour des produits ou services, d’un signe identique ou similaire à celle-ci, lorsque cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. Afin d’apprécier si l’usage du signe tire indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée de la marque et le degré de similitude entre les signes.  L’existence éventuelle d’un « juste motif » à l’usage du signe n’entre pas en compte dans l’appréciation du profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de la marque.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications de l’abus de citation client dans le cadre des marques notoires ?

L’abus de citation client peut avoir des conséquences juridiques significatives, notamment pour les prestataires qui utilisent les marques notoires de leurs clients sans respecter les limites de cette utilisation. Dans l’affaire Moët Hennessy, la Cour de cassation a souligné que même en présence d’une clause autorisant la citation, un prestataire peut être sanctionné s’il tire un « profit indu » des marques notoires.

Cela signifie que l’utilisation des marques doit être justifiée et ne pas nuire à leur réputation ou à leur caractère distinctif. Les juges ont précisé que l’existence d’un juste motif pour l’usage d’une marque notoire doit être évaluée séparément, une fois l’atteinte à la marque établie. Ainsi, les prestataires doivent faire preuve de prudence et s’assurer que leur utilisation des marques ne dépasse pas les limites acceptables.

Comment la Cour de cassation a-t-elle interprété l’affaire Moët Hennessy ?

Dans l’affaire Moët Hennessy, la Cour de cassation a censuré les juges du fond pour avoir rejeté les demandes des sociétés du groupe concernant l’atteinte à leurs marques notoires. Le prestataire avait abusé de son droit de citation en utilisant les marques sur des produits qu’il n’avait pas conçus, ce qui a été jugé comme un profit indu.

Les juges ont affirmé que le fait que le prestataire ait bénéficié d’un avantage en créant des articles de service pour Moët Hennessy ne suffisait pas à justifier son utilisation des marques. La Cour a insisté sur le fait que l’évaluation du profit indûment tiré de la renommée de la marque doit être distincte de l’existence d’un juste motif, ce qui a des implications importantes pour la protection des marques notoires.

Quelle est la distinction entre l’usage professionnel et l’abus de citation client ?

L’usage professionnel permet aux prestataires de présenter leurs créations réalisées pour le compte de tiers, mais cela doit se faire sans abus. Selon le règlement communautaire 207/2009, les juges doivent évaluer si un prestataire tire un profit indu de la renommée d’une marque.

Dans le cas des marques Moët et Chandon, les contrats stipulaient la possibilité pour le prestataire de représenter ses créations, mais avec des conditions spécifiques. En revanche, le contrat relatif à la marque Ruinart imposait un accord préalable, ce qui souligne l’importance de respecter les termes contractuels pour éviter tout abus.

Qu’est-ce que la notion de profit indu dans le contexte des marques ?

La notion de profit indu se réfère à l’avantage qu’un tiers peut tirer de l’utilisation d’une marque renommée sans compensation pour l’effort commercial du titulaire de la marque. La CJUE a précisé que le profit indûment tiré ne nécessite pas la preuve d’un risque de confusion ou de préjudice pour la marque.

Ainsi, un tiers qui utilise un signe similaire à une marque renommée pour bénéficier de sa réputation agit de manière indue. Dans le cas de Moët Hennessy, le prestataire a été accusé d’avoir utilisé les marques de manière excessive, ce qui a contribué à diminuer leur prestige et leur force d’attraction.

Comment définir une marque renommée selon le droit européen ?

Une marque est considérée comme renommée lorsqu’elle est connue d’une fraction significative du public. L’article 9 du règlement communautaire 207/2009 établit que le titulaire d’une marque renommée a le droit d’interdire l’usage d’un signe identique ou similaire par des tiers, si cet usage tire indûment profit de la renommée de la marque.

Pour qu’il y ait atteinte à une marque renommée, l’usage doit être réalisé pour des produits ou services non similaires, sans juste motif, et doit porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque. Cette définition souligne l’importance de la protection des marques renommées dans le cadre des affaires.

Quels privilèges ont les titulaires de marques notoires ?

Les titulaires de marques notoires bénéficient de privilèges importants, leur permettant d’interdire l’usage par des tiers d’un signe identique ou similaire. Cela est particulièrement pertinent lorsque cet usage tire indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif de la marque.

L’appréciation de cet usage doit être globale, prenant en compte divers facteurs, tels que l’intensité de la renommée de la marque et le degré de similitude entre les signes. Il est crucial de noter que l’existence d’un juste motif à l’usage du signe n’est pas prise en compte dans l’évaluation du profit indûment tiré, ce qui renforce la protection des marques notoires contre les abus.