L’enregistrement des marques à termes communs : l’exempe Byborg

En matière de marques, l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle interdit l’enregistrement d’une marque susceptible de créer un risque de confusion avec une marque antérieure protégée. L’appréciation du risque de confusion s’effectue globalement, en tenant compte de la similitude des signes et des produits ou services désignés. La présence d’éléments verbaux supplémentaires dans un signe peut suffire à exclure le risque de confusion, notamment lorsque les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles sont significatives. La charge de la preuve incombe au requérant qui doit démontrer l’existence d’un risque de confusion. En l’espèce, la cour a annulé la décision de l’INPI ayant reconnu l’opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement, estimant que les différences entre les signes excluaient tout risque de confusion. Par ailleurs, les pièces non soumises au Directeur Général de l’INPI lors de la procédure d’opposition ne peuvent être prises en compte en appel. Enfin, la jonction des procédures connexes est ordonnée pour une meilleure administration de la justice.

Aux termes de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment une marque antérieure lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure.

Une marque antérieure s’entend d’une marque française enregistrée, d’une marque de l’Union Européenne ou d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet en France.

Constitue un risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. La notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue.

L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.

L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (CJCE, 22 juin 1999, aff. C-342/97).

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L’article L.711-3 interdit l’enregistrement d’une marque susceptible de créer un risque de confusion avec une marque antérieure. L’appréciation se fait globalement, tenant compte des similitudes des signes et des produits. Des éléments verbaux supplémentaires peuvent exclure ce risque. La charge de la preuve incombe au requérant. La cour a annulé la décision de l’INPI, estimant que les différences excluaient tout risque de confusion.

Une décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a partiellement reconnu une opposition à l’enregistrement d’une marque pour certains services. Une personne physique a exercé un recours contre cette décision, tandis qu’une société s’est constituée intimée. Les parties ont présenté leurs conclusions respectives, demandant soit l’annulation partielle de la décision de l’INPI et l’enregistrement de la marque pour l’ensemble des services, soit la confirmation de l’opposition pour certains services et le refus d’enregistrement. La cour a joint plusieurs procédures, écarté une pièce non soumise à l’INPI, et annulé partiellement la décision du Directeur Général de l’INPI en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque contestée et une marque antérieure, en raison des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles des signes. La cour a ordonné l’enregistrement de la marque pour l’ensemble des services, rejeté les demandes contraires, condamné la société intimée aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant ses demandes au titre des frais irrépétibles.

• Absence de risque de confusion entre les marques litigieuses
• Appréciation globale tenant compte des éléments distinctifs et dominants des signes
• Différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes
• Compétence du Directeur Général de l’INPI pour contrôler la légalité des décisions
• Respect des règles de procédure concernant la jonction des instances
• Exclusion de la pièce non soumise au Directeur Général de l’INPI
• Condamnation aux dépens et frais irrépétibles selon l’équité

• Décision du Directeur Général de l’INPI n°OP24-0176
• Recours de Mme [B] [H]
• Conclusions des parties et bordereaux de communication de pièces
• Décision du juge de la mise en état sur la jonction des procédures
• Comparaison des signes et services des marques en litige
• Motifs et arrêt de la Cour d’appel

La décision annulant partiellement l’opposition de la SARL Byborg IP et ordonnant l’enregistrement de la marque [B] DELICES ET CREATIONS a des conséquences importantes pour les parties. L’assurée bénéficie d’une reconnaissance de la validité de sa marque pour l’ensemble des services désignés, tandis que la SARL Byborg IP est condamnée aux frais et déboutée de ses demandes.

• Annulation partielle de la décision de l’INPI
• Enregistrement de la marque contestée pour tous services
• Rejet des demandes de la SARL Byborg IP
• Condamnation aux dépens et frais d’appel
• Versement d’une indemnité à Mme [H]

À faire

• Joindre les procédures connexes pour traitement unifié
• Respecter les règles de recevabilité des pièces
• Analyser le risque de confusion entre marques
• Documenter les différences visuelles et phonétiques
• Suivre les conclusions et décisions de la cour

À éviter

• Ne pas soumettre des pièces non présentées au Directeur INPI
• Éviter les risques de confusion non justifiés
• Ne pas ignorer les motifs de la décision de l’INPI
• Ne pas omettre les frais et dépens de procédure
• Ne pas négliger les demandes au titre de l’article 700 CPC

Quelle est la nature du recours exercé contre la décision du Directeur général de l’INPI et quel est son office juridique ?

La cour rappelle que le recours instauré contre les décisions du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 a pour objet le contrôle de la légalité de ces décisions. Pour toutes les décisions autres que celles portant sur la nullité ou la déchéance de titres, ce recours ne peut s’entendre que comme un recours en annulation.

En l’espèce, la requérante sollicite l’annulation de la décision d’opposition n°OP24-0176 pour défaut de motivation. L’office de la cour est donc limité à vérifier la légalité externe et interne de la décision attaquée (compétence, régularité de la procédure, motivation, correcte application des règles de droit matériel, notamment en matière de comparaison des signes et des services et d’appréciation du risque de confusion), sans se substituer à l’INPI pour statuer en opportunité.

Selon quelles règles de procédure la cour statue-t-elle sur la jonction des procédures enregistrées sous plusieurs numéros de RG ?

Le recours contre la décision n°OP24-0176 a été enregistré sous trois numéros de rôle général distincts. La cour constate qu’il s’agit d’un même recours dirigé contre une même décision d’opposition, de sorte qu’il y a identité d’objet et de parties.

En application des règles de bonne administration de la justice et des dispositions du code de procédure civile relatives à la jonction d’instances présentant un lien suffisant, la cour décide de joindre les trois procédures sous un seul numéro de RG. Cette jonction permet d’éviter des décisions contradictoires et de traiter de manière unifiée l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de l’INPI.

Quelle règle de recevabilité des pièces nouvelles la cour applique-t-elle dans le cadre du recours en annulation contre une décision de l’INPI ?

La cour énonce que, dans le cadre d’un recours en annulation contre une décision du Directeur général de l’INPI, elle ne peut examiner que les pièces qui ont été soumises à ce dernier lors de la procédure administrative. Cette limitation découle de la nature même du recours, qui porte sur la légalité de la décision au vu des éléments dont disposait l’INPI au moment où elle a été rendue.

En conséquence, la cour écarte des débats la pièce n°1 produite par la requérante à hauteur d’appel, dès lors qu’elle n’avait pas été soumise au Directeur général de l’INPI dans le cadre de la procédure d’opposition. Cette pièce ne peut donc pas être prise en compte pour apprécier la légalité de la décision attaquée.

Comment la cour apprécie-t-elle la motivation de la décision d’opposition de l’INPI au regard de l’exigence de motivation des décisions administratives ?

La requérante invoque un défaut de motivation de la décision n°OP24-0176. La cour examine le contenu de cette décision et constate que le Directeur de l’INPI a procédé à une comparaison des services désignés par la demande de marque contestée et par la marque antérieure, puis à une comparaison des signes, avant de conclure sur l’appréciation globale du risque de confusion.

La cour en déduit que la décision est motivée : elle expose les considérations de droit et de fait qui fondent la reconnaissance partielle du bien-fondé de l’opposition (pour certains services) et le rejet pour d’autres. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut prospérer, la décision répondant aux exigences de motivation imposées aux décisions administratives en matière de propriété industrielle.

Quels sont les enjeux juridiques de la comparaison des signes et des services dans l’appréciation du risque de confusion entre la marque antérieure et la demande de marque contestée ?

La décision de l’INPI, confirmée ou non par la cour, repose sur l’appréciation du risque de confusion entre la marque antérieure et la demande de marque contestée, au regard des services désignés. Le Directeur de l’INPI a reconnu l’opposition partiellement justifiée pour une liste déterminée de services (publicité, gestion des affaires commerciales, éducation, divertissement, etc.) et a rejeté l’opposition pour d’autres services (comptabilité, bureaux de placement, portage salarial, certains services d’abonnement et de divertissement vidéo).

La cour, saisie d’un recours en annulation, doit contrôler la correcte application des critères d’appréciation du risque de confusion : identité ou similarité des services, degré de similitude des signes, caractère distinctif de la marque antérieure, et appréciation globale du risque de confusion. Elle doit vérifier si, pour les services retenus par l’INPI, la décision est légalement justifiée, et si, pour les services écartés, le rejet de l’opposition est conforme au droit des marques.

Quels sont les effets juridiques possibles du contrôle exercé par la cour sur la décision d’opposition de l’INPI quant à l’enregistrement de la marque contestée ?

En fonction de l’issue du contrôle de légalité, la cour peut soit annuler la décision de l’INPI en tout ou partie, soit rejeter le recours et confirmer la décision. En cas d’annulation partielle ou totale, la cour, statuant à nouveau dans le cadre de l’office qui lui est reconnu, peut :

– juger qu’il n’existe pas de risque de confusion pour certains ou l’ensemble des services et, par voie de conséquence, écarter l’opposition pour ces services, ce qui conduit à l’enregistrement de la marque contestée pour ces services ;
– ou, à l’inverse, juger que la demande de marque porte atteinte à la marque antérieure pour des services supplémentaires par rapport à ceux retenus par l’INPI, et refuser l’enregistrement pour ces services.

Les parties sollicitent ainsi des solutions opposées : la requérante demande l’annulation de la décision sauf pour les services déjà écartés de l’opposition et l’enregistrement intégral de la marque, tandis que la société titulaire de la marque antérieure demande la confirmation de la décision pour les services déjà retenus et son extension à d’autres services, avec refus d’enregistrement pour ceux-ci. La cour doit trancher ces demandes dans le cadre du contrôle de légalité de la décision d’opposition.

Article 700 du Code de procédure civile, Article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle

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