Contrefaçon de marques : reproduction sur portail internet et bon de commande sans autorisation après résiliation du contrat d’approvisionnement

La contrefaçon de marque résulte de l’usage non autorisé d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires, dès lors qu’existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En l’espèce, l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle a été appliqué pour sanctionner l’utilisation de marques protégées sur un portail internet réservé aux adhérents d’une coopérative, car cette utilisation créait un risque de confusion en laissant croire que les produits proposés bénéficiaient de l’aval de la coopérative propriétaire des marques. La juridiction a retenu que l’absence d’autorisation contractuelle était déterminante : le contrat d’approvisionnement résilié en octobre 2019 ne contenait aucune clause autorisant l’usage des marques, et la société défenderesse ne justifiait d’aucune licence. L’article L 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle précise que sont interdits l’usage du signe comme nom commercial, dénomination sociale ou dans les papiers d’affaires et la publicité. La preuve de la matérialité des faits contrefaisants incombe au demandeur : procès-verbaux d’huissier, captures d’écran du portail et bon de commande ont établi les reproductions litigieuses. En revanche, l’utilisation d’une enseigne par un établissement secondaire n’a pas été qualifiée de contrefaçon dès lors qu’un contrat du 4 juillet 2016 autorisait expressément cette utilisation et que la société absorbante avait succédé aux droits de la société absorbée. L’article L 622-13 du code de commerce protège les contrats en cours lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde : aucune résiliation ne peut résulter du seul fait de cette ouverture. La résiliation unilatérale du contrat d’enseigne n’a pas respecté les exigences de l’article 1226 du code civil, qui impose une mise en demeure préalable mentionnant expressément les conséquences de l’inexécution. Pour les dommages et intérêts, l’article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle permet à la juridiction de fixer une somme forfaitaire ou d’évaluer les conséquences économiques négatives et le préjudice moral. Faute de preuve du manque à gagner ou des bénéfices du contrefacteur, seul le préjudice moral a été indemnisé, évalué en fonction de la notoriété de la marque et de la durée de l’usage litigieux. Les mesures d’interdiction et de publication du jugement ne sont ordonnées que si elles demeurent opportunes : en l’absence de pérennité des usages contrefaisants, elles ont été écartées comme disproportionnées.

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La contrefaçon de marque résulte de l’usage non autorisé d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée, créant un risque de confusion. L’absence d’autorisation contractuelle est déterminante. La preuve de la matérialité des faits contrefaisants incombe au demandeur. L’utilisation d’une enseigne par un établissement secondaire n’est pas qualifiée de contrefaçon si un contrat l’autorisait expressément. Les dommages et intérêts sont évalués selon la notoriété de la marque et la durée de l’usage litigieux.

Un groupement d’intérêt économique propriétaire de quatre marques enregistrées à l’INPI et une société titulaire d’une licence d’exploitation de ces marques ont engagé une action en contrefaçon contre un grossiste d’électroménager placé en sauvegarde de justice. Le litige porte sur l’utilisation non autorisée des marques protégées sur le portail internet du grossiste et sur un bon de commande, ainsi que sur l’utilisation d’une enseigne reproduisant l’une des marques par un établissement secondaire du grossiste.

Le contrat cadre d’approvisionnement conclu en décembre 2015 entre le grossiste et la société titulaire de la licence a été résilié en octobre 2019. Ce contrat ne contenait aucune clause autorisant l’utilisation des marques. Après cette résiliation, le grossiste a continué à reproduire les marques sur son portail internet, notamment sous forme de logo, de sigle et de mots-clés, entre janvier 2020 et décembre 2021, puis à nouveau en janvier 2023 sur un bon de commande. Ces usages étaient destinés aux adhérents de la coopérative propriétaire des marques, ce qui créait un risque de confusion en laissant croire que les produits proposés bénéficiaient de l’aval de la coopérative.

Concernant l’enseigne, un contrat distinct du 4 juillet 2016 autorisait une première société à utiliser l’enseigne reproduisant l’une des marques pour un magasin. Cette première société a été absorbée par le grossiste en juillet 2017. Le propriétaire des marques a notifié la résiliation de ce contrat d’enseigne en novembre 2019, mais sans respecter la procédure légale de mise en demeure préalable exigée par le code civil. Le contrat était toujours en cours lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde en avril 2020, et n’a pas été résilié par les administrateurs judiciaires. L’enseigne a été retirée en avril 2022.

Le propriétaire des marques a également obtenu deux ordonnances du juge des référés en février 2021 et octobre 2023 interdisant l’usage des signes litigieux. Une procédure parallèle devant le tribunal de commerce d’Amiens a été jointe au présent dossier.

• Identité ou similitude du signe avec la marque enregistrée
• Identité ou similitude des produits ou services couverts par l’enregistrement
• Risque de confusion dans l’esprit du public concerné, incluant le risque d’association du signe avec la marque
• Absence d’autorisation du titulaire de la marque pour l’usage du signe
• Usage dans la vie des affaires sur des supports commerciaux ou publicitaires
• Matérialité des faits contrefaisants établie par des preuves documentaires

• Procès-verbaux d’huissier constatant la présence des marques sur le portail du site internet aux dates des 2 janvier 2020, 31 janvier 2020, 11 février 2020, 22 juillet 2020, 10 mars 2021 et 3 décembre 2021
• Bon de commande adressé le 31 janvier 2023 revêtu de la reproduction à l’identique de la marque enregistrée
• Extraits du site internet montrant l’utilisation du mot et du logo reproduisant les éléments dominants des marques
• Procès-verbal du 3 décembre 2021 établissant la présence d’une lettre G insérée dans un carré gris ouvrant une fenêtre avec les mentions « Afficher/masquer les prix » et « Prix »
• Procès-verbal du 6 avril 2022 confirmant la suppression de toute référence aux marques sur le portail

Le défendeur a été condamné à verser 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de la contrefaçon, ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il supporte également les dépens de l’instance. Les mesures d’interdiction d’usage des marques n’ont pas été ordonnées du fait de la cessation des usages contrefaisants, mais le défendeur demeure tenu de respecter les ordonnances du juge des référés interdisant toute utilisation des marques.

• Condamnation au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
• Condamnation au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Condamnation au paiement des dépens de l’instance
• Obligation de respecter les ordonnances du juge des référés interdisant l’usage des marques
• Exécution provisoire de la décision sans écarter cette exécution

À faire

• Vérifier l’existence d’une autorisation contractuelle avant d’utiliser une marque d’un tiers sur tout support commercial
• Documenter par procès-verbal d’huissier la matérialité des usages contrefaisants (captures d’écran, bons de commande, catalogues)
• Respecter scrupuleusement les ordonnances du juge des référés interdisant l’usage des marques litigieuses
• Évaluer le risque de confusion en fonction du public concerné et des produits ou services proposés
• Conserver les contrats autorisant l’usage de marques et les preuves de conformité aux obligations contractuelles

À éviter

• Utiliser une marque d’un tiers sans autorisation écrite du titulaire, même après résiliation d’un contrat d’approvisionnement
• Reproduire ou imiter une marque enregistrée sur un portail internet ou des supports publicitaires sans licence
• Résilier unilatéralement un contrat sans respecter la procédure de mise en demeure préalable exigée par l’article 1226 du code civil
• Ignorer les ordonnances du juge des référés interdisant l’usage de marques litigieuses
• Négliger de documenter la cessation des usages contrefaisants par procès-verbal d’huissier

La contrefaçon de marque par reproduction ou imitation sur un portail internet

Constitue une contrefaçon au sens de l’article L 716-4 du code de la propriété intellectuelle l’usage non autorisé d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires. L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques, ou d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires s’il existe un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

En l’espèce, la reproduction à l’identique de la marque enregistrée sur le portail du site internet, ainsi que l’utilisation du mot et du logo reproduisant les éléments dominants de la marque, constituent des usages dans la vie des affaires. Ces usages portaient sur des produits identiques à ceux couverts par l’enregistrement de la marque, notamment l’électroménager, l’audio-visuel et les télécommunications. Le risque de confusion était établi du fait que le portail était réservé aux adhérents de la coopérative propriétaire des marques, ce qui créait un risque qu’ils associent les produits proposés à ceux de la coopérative et en déduisent l’aval de celle-ci, alors que le grossiste et la coopérative sont deux entités juridiquement autonomes.

L’absence d’autorisation contractuelle comme élément constitutif de la contrefaçon

La contrefaçon suppose l’absence d’autorisation du titulaire de la marque. Le contrat cadre d’approvisionnement conclu le 4 décembre 2015 était dépourvu de clauses autorisant l’usage des marques. Ce contrat a été résilié le 19 octobre 2019. Les usages litigieux sur le portail internet ont débuté le 2 janvier 2020, soit après la résiliation du contrat. Le grossiste ne justifiait d’aucune autorisation du propriétaire des marques pour faire usage de celles-ci sur son portail ou ses bons de commande. L’absence d’autorisation a été retenue comme élément déterminant de la contrefaçon.

Les actes et usages interdits au titre de l’article L 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle

L’article L 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle énumère les actes et usages interdits en application des articles L 713-2 et L 713-3, notamment l’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale, l’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité. Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ». En l’espèce, l’utilisation du mot et du logo sur le portail du site internet, ainsi que sur le bon de commande, constitue un usage dans les papiers d’affaires et la publicité au sens de cet article.

La preuve de la matérialité des faits contrefaisants

La charge de la preuve de la matérialité des faits contrefaisants incombe au demandeur. En l’espèce, les requérantes ont produit des procès-verbaux d’huissier constatant la présence des marques sur le portail du site internet aux dates des 2 janvier 2020, 31 janvier 2020, 11 février 2020, 22 juillet 2020, 10 mars 2021 et 3 décembre 2021, ainsi que sur un bon de commande adressé le 31 janvier 2023. Ces éléments ont établi la matérialité des usages contrefaisants. Toutefois, seuls les usages postérieurs au jugement arrêtant le plan de sauvegarde du 15 décembre 2020 ont été retenus comme fondant les demandes indemnitaires, en application de l’article L 622-24 du code de commerce.

La cessation des usages contrefaisants et l’opportunité des mesures d’interdiction

Les mesures d’interdiction d’usage, de reproduction et d’imitation des marques ne sont ordonnées que si elles demeurent opportunes. En l’espèce, un procès-verbal de constat du 6 avril 2022 a établi la suppression de toute référence aux marques sur le portail du site internet, confirmant que le grossiste s’était conformé à l’injonction du juge des référés du 25 janvier 2021. Bien qu’un bon de commande contrefaisant ait été adressé le 31 janvier 2023, aucun élément n’établissait la poursuite de cet usage après l’ordonnance du juge des référés du 2 octobre 2023 interdisant toute mention des marques. La cessation des usages se déduisait également du jugement du juge de l’exécution du 24 septembre 2024 rejetant la demande de liquidation des astreintes. Les mesures d’interdiction n’ont donc pas été ordonnées comme n’étant plus opportunes.

L’utilisation d’une enseigne autorisée par contrat et la succession de droits en cas de fusion-absorption

L’utilisation d’une enseigne reproduisant une marque enregistrée n’est pas contrefaisante si elle est autorisée par contrat. Un contrat du 4 juillet 2016 autorisait une première société à utiliser l’enseigne reproduisant la marque pour un magasin, moyennant le paiement de cotisations. Cette première société a été absorbée par le grossiste le 30 juillet 2017 dans le cadre d’une fusion-absorption régulièrement publiée au BODACC. La société absorbante est l’ayant cause universel de la société absorbée et prend sa place dans les liens des contrats auxquels celle-ci était partie. Le grossiste, venu aux droits de la première société, était donc fondé à se prévaloir de l’autorisation d’utiliser l’enseigne pour le magasin.

La résiliation unilatérale d’un contrat et les exigences de l’article 1226 du code civil

La résiliation d’un contrat à durée indéterminée pour inexécution suffisamment grave suppose le respect de la procédure prévue à l’article 1226 du code civil. Le créancier doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure doit mentionner expressément qu’à défaut d’exécution, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie la résiliation et les raisons qui la motivent. En l’espèce, le propriétaire des marques a notifié la résiliation du contrat d’enseigne le 15 novembre 2019 sans avoir préalablement adressé une mise en demeure répondant aux exigences légales. Aucune mise en demeure n’a été versée au débat. Par conséquent, la résiliation n’a pas été régulière, et le contrat demeurait en cours à la date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde.

La protection des contrats en cours lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde

L’article L 622-13 du code de commerce dispose que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours. À la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. En l’espèce, le contrat d’enseigne était en cours à la date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 2 avril 2020. Les administrateurs judiciaires n’ont pas demandé sa résiliation. Le grossiste était donc en droit d’utiliser l’enseigne pendant la période incriminée, ce qui exclut toute contrefaçon.

L’indemnisation du préjudice moral en cas de contrefaçon de marque

L’article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral causé à la partie lésée, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. La juridiction peut aussi allouer une somme forfaitaire supérieure au montant de la redevance qui aurait été due si le contrefacteur avait demandé l’autorisation. La contrefaçon de marque constitue une atteinte au droit privatif de son titulaire et à la fonction distinctive de la marque, générant un incontestable préjudice moral résultant du risque de banalisation et vulgarisation de la marque. Ce préjudice doit s’apprécier en fonction de la valeur de la marque et de la durée de l’usage litigieux. En l’espèce, les requérantes ne justifiaient d’aucune perte subie ni du bénéfice réalisé par le grossiste. Le préjudice moral a été évalué à 5 000 euros, compte tenu de la notoriété de la marque et de l’absence d’éléments précis sur la masse contrefaisante postérieurement au 15 décembre 2020.

Le caractère abusif d’une action en contrefaçon

Une action en contrefaçon ne peut être qualifiée d’abusive que si elle est dénuée de fondement. En l’espèce, l’action engagée par le propriétaire des marques était partiellement fondée, dès lors que la contrefaçon sur le portail internet a été établie. Le caractère partiellement fondé de la procédure exclut qu’elle soit qualifiée d’abusive, ce qui conduit au rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du grossiste.

Article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, Article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, Article L 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle, Article L 716-4 du code de la propriété intellectuelle, Article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, Article L 622-13 du code de commerce, Article L 622-24 du code de commerce, Article 1224 du code civil, Article 1226 du code civil

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