Petrossian c/ Petrosyan : la contrefaçon écartée

L’usage d’une dénomination sociale similaire à une marque de l’Union européenne ne constitue pas nécessairement une contrefaçon. En l’espèce, la société titulaire de la marque Petrossian a invoqué la contrefaçon à raison de la dénomination sociale Petrosyan utilisée par une autre société. Le tribunal a rappelé que la dénomination sociale a pour objet d’identifier une société et ne constitue un usage à titre de marque que si elle est apposée sur des produits ou services. Les éléments produits ne démontraient pas un usage de la dénomination Petrosyan pour des produits ou services, ni un lien entre cette dénomination et les produits commercialisés. Par conséquent, le risque de confusion n’était pas établi. De même, la faute de concurrence déloyale n’était pas caractérisée en l’absence de preuve d’un risque de confusion concret. Cette décision souligne la nécessité de démontrer un usage effectif à titre de marque pour fonder une action en contrefaçon sur une dénomination sociale similaire.

L’usage d’une dénomination sociale similaire à une marque de l’Union européenne ne constitue pas nécessairement une contrefaçon. Le tribunal a rappelé que la dénomination sociale identifie une société et n’est usage à titre de marque que si apposée sur des produits ou services. En l’espèce, aucun usage effectif ni lien avec les produits commercialisés n’a été démontré, excluant le risque de confusion et la faute de concurrence déloyale.

Une société spécialisée dans le commerce de caviar et produits alimentaires a assigné une autre société pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, reprochant l’utilisation d’une dénomination sociale similaire à sa marque déposée. La société demanderesse a demandé l’arrêt de l’usage du nom litigieux, la modification de la dénomination sociale, la suppression de fiches en ligne, ainsi que des dommages-intérêts. Le tribunal a examiné la contrefaçon de marque et a constaté que la société défenderesse n’avait pas fait un usage de la dénomination à titre de marque pour des produits ou services, ce qui est nécessaire pour caractériser la contrefaçon. Concernant la concurrence déloyale, le tribunal a estimé que le risque de confusion n’était pas établi en raison de l’absence d’usage commercial significatif et de la portée locale de l’activité de la défenderesse. Par conséquent, la société demanderesse a été déboutée de ses demandes. Elle a également été condamnée aux dépens et sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

• Existence d’une marque de l’Union européenne protégée pour des produits identiques
• Similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes litigieux
• Absence de preuve d’usage du signe litigieux pour des produits ou services
• Absence de risque de confusion dans l’esprit du public compte tenu de l’usage local limité
• Non caractérisation de la faute de contrefaçon et de concurrence déloyale
• Condamnation aux dépens de la partie demanderesse
• Rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

• Certificat d’enregistrement de la marque (pièce n°6)
• Extrait K-bis de la société Petrosyan (pièce n°24)
• Photographie de l’enseigne affichant la dénomination « Petrosyan » (pièce n°12)
• Publications sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook (pièces n°13 et 14)
• Ticket de caisse émis par la société Petrosyan (pièce n°15)
• Courrier du 29 mars 2025 de la société Petrosyan (pièce n°19)

Le tribunal déboute la société Caviar Petrossian de ses demandes en contrefaçon et concurrence déloyale, faute de preuve d’usage des signes litigieux pour des produits ou services. La société est condamnée aux dépens et à renoncer à sa demande d’indemnité au titre de l’article 700.

• Rejet des demandes en contrefaçon de marque
• Rejet des demandes en concurrence déloyale
• Condamnation aux dépens
• Rejet de la demande d’indemnité au titre de l’article 700
• Confirmation de la nécessité d’un usage effectif pour caractériser la contrefaçon

À faire

• Demander la cessation immédiate de l’usage du signe litigieux.
• Exiger la modification de la dénomination sociale et des supports.
• Demander la suppression des fiches en ligne associées.
• Prévoir des astreintes en cas de non-respect.
• Documenter les preuves de contrefaçon et concurrence déloyale.

À éviter

• Ne pas tolérer l’usage continu du signe litigieux.
• Ne pas négliger les délais pour agir.
• Ne pas omettre les demandes de dommages-intérêts.
• Ne pas ignorer les réseaux sociaux comme vecteurs de diffusion.
• Ne pas retarder la mise en œuvre des mesures judiciaires.

Quelles sont les conditions de la contrefaçon de marque de l’Union européenne au regard de l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 et pourquoi le tribunal les juge-t-il non remplies en l’espèce ?

Le tribunal rappelle que l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 confère au titulaire d’une marque de l’Union européenne un droit exclusif lui permettant d’interdire, en l’absence de son consentement, l’usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque, notamment, ce signe est identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile la violation de ces interdictions.

La juridiction rappelle également la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle le droit exclusif du titulaire n’est pas absolu : il ne peut s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, en particulier sa fonction essentielle de garantie d’origine. Elle souligne que, pour qu’il y ait usage « pour des produits ou des services », il faut que le signe soit utilisé de telle façon qu’un lien s’établisse entre ce signe et les produits ou services commercialisés, et non simplement pour identifier une société ou signaler un fonds de commerce.

En l’espèce, le tribunal constate que la demanderesse est titulaire d’une marque verbale de l’Union européenne enregistrée pour des services de vente en gros, demi-gros et au détail de caviar, poisson, fruits de mer et produits d’épicerie fine (classe 35). Il examine ensuite les éléments produits pour démontrer l’usage du signe contesté par la défenderesse : extrait K-bis mentionnant la dénomination sociale, photographie d’enseigne, publications sur les réseaux sociaux présentant un coffret de caviar d’une marque tierce, ticket de caisse et courrier décrivant l’activité du magasin.

La juridiction juge que ces éléments ne démontrent qu’un usage de la dénomination en tant que dénomination sociale ou enseigne, c’est-à-dire pour identifier la société ou signaler un fonds de commerce, sans établir un usage pour des produits ou services au sens de l’article 9. Les publications sur les réseaux sociaux se bornent à relayer l’image d’un produit d’une autre marque clairement identifiée, sans que la dénomination de la défenderesse soit utilisée comme marque pour désigner ce produit. Le ticket de caisse ne fait que rappeler la dénomination sociale en en-tête, sans associer le signe à un produit déterminé. Faute d’usage à titre de marque pour des produits ou services, le tribunal déboute la demanderesse de ses demandes en contrefaçon.

Comment la jurisprudence européenne relative à l’usage de dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes éclaire-t-elle l’appréciation de l’usage « pour des produits ou des services » ?

Le tribunal se réfère à l’arrêt Céline de la Cour de justice de l’Union européenne (11 septembre 2007, C-17/06), qui distingue l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne pour identifier une société ou signaler un fonds de commerce, de l’usage « pour des produits ou des services » au sens du droit des marques. La Cour y juge qu’une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne sert à signaler un fonds de commerce, et que, lorsque cet usage se limite à ces fonctions, il ne peut être considéré comme un usage pour des produits ou services.

En revanche, il y a usage « pour des produits » lorsque le tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise, ou lorsqu’il utilise ce signe de telle façon qu’un lien s’établit entre le signe et les produits ou services fournis. Le tribunal transpose ces principes en relevant que, dans le dossier, aucun élément ne montre que la dénomination de la défenderesse soit apposée sur des produits ou utilisée de manière à établir un lien direct avec des services de vente de caviar ou d’épicerie fine.

Ainsi, même si la dénomination sociale et l’enseigne de la défenderesse présentent des similitudes avec la marque de la demanderesse, l’absence d’usage du signe pour désigner des produits ou services au sens fonctionnel du droit des marques exclut la qualification de contrefaçon.

Quels sont les critères d’appréciation du risque de confusion et pourquoi le tribunal ne les examine-t-il pas en détail dans cette affaire ?

Le tribunal rappelle que, lorsque le signe contesté n’est pas identique à la marque antérieure, le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents : degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes, similitude des produits ou services, caractère distinctif de la marque antérieure, connaissance de la marque sur le marché, et impression d’ensemble produite sur le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Il cite la jurisprudence de la Cour de justice (notamment Lloyd Schuhfabrik, Sabel, China Construction Bank, Primart) et de la Cour de cassation, qui impose de se placer dans la perspective du consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes et de tenir compte des éléments distinctifs et dominants.

Cependant, en l’espèce, le tribunal constate en amont que la condition préalable d’un usage du signe contesté « pour des produits ou des services » n’est pas remplie. Faute de démonstration d’un tel usage à titre de marque, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant le risque de confusion. La juridiction se borne donc à relever l’insuffisance des preuves d’usage et déboute la demanderesse sans procéder à une analyse détaillée des similitudes entre les signes.

Quelles sont les conditions de la responsabilité pour concurrence déloyale au regard des articles 1240 et 1241 du code civil et pourquoi la faute n’est-elle pas retenue en l’espèce ?

Le tribunal rappelle que, selon les articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer, y compris en cas de négligence ou d’imprudence. En matière de concurrence déloyale, cette responsabilité s’apprécie au regard du principe de liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe non protégé par un droit de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sauf en cas de faute, notamment lorsqu’il est créé un risque de confusion sur l’origine des produits dans l’esprit de la clientèle.

La juridiction précise que l’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée, prenant en compte le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée, ainsi que le risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne ne disposant pas simultanément des produits litigieux.

En l’espèce, le tribunal reconnaît la ressemblance notable entre la dénomination de la défenderesse et celle de la demanderesse, ainsi que la notoriété de la marque de cette dernière sur le marché de l’épicerie fine et du caviar. Toutefois, il juge que le risque de confusion ne peut être présumé du seul fait de cette ressemblance et doit être concrètement établi. Or, il a déjà été retenu que l’usage du terme contesté pour des produits ou services n’est pas démontré.

Par ailleurs, les éléments produits montrent que l’activité de la défenderesse se limite à l’exploitation d’un magasin alimentaire local, sans site de vente en ligne ni présence commerciale significative sur internet, de sorte que son rayonnement reste strictement local. Les publications sur les réseaux sociaux, très peu suivies et présentant un caviar d’une marque tierce clairement identifiée, ne suffisent pas à créer un lien dans l’esprit du public entre la défenderesse et les produits de la demanderesse. Il n’est pas davantage établi que la défenderesse commercialise régulièrement du caviar.

Dans ces conditions, le tribunal considère que les conditions d’exploitation de la défenderesse, malgré la ressemblance des dénominations, ne sont pas de nature à générer, pour un consommateur d’attention moyenne, un risque de confusion quant à l’origine des produits ou à l’existence d’un lien économique entre les deux entités. La faute constitutive de concurrence déloyale n’étant pas caractérisée, la demande est rejetée.

Comment le tribunal applique-t-il les règles relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prévues par les articles 696 et 700 du code de procédure civile ?

Le tribunal se réfère à l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire. Constatant que la demanderesse est déboutée de l’ensemble de ses demandes, tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, la juridiction la condamne aux dépens.

S’agissant de l’indemnité de procédure, le tribunal vise l’article 700 du code de procédure civile, selon lequel le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique des parties, et peut également décider de ne pas prononcer une telle condamnation. En l’espèce, compte tenu de la nature de la décision et de l’issue du litige, le tribunal rejette la demande de la demanderesse fondée sur ce texte et ne lui accorde aucune indemnité au titre de l’article 700.

Article 654 du Code de procédure civile, Article 455 du Code de procédure civile, Article 472 du Code de procédure civile, Article 9 du Règlement UE 2017/1001, Article L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle, Article 1240 du Code civil, Article 1241 du Code civil, Article 700 du Code de procédure civile, Article 699 du Code de procédure civile

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