Tribunal Judiciaire de Paris, 9 février 2017

Type de juridiction : Tribunal Judiciaire

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris

Thématique : MFM c/ MFM TV

Convergence et services de radiodiffusion

Le radiodiffuseur MFM, investi des droits sur sa marque éponyme, a obtenu la condamnation d’un concurrent ayant exploité sur différents supports le signe verbal et figuratif MFM TV. S’agissant des services en cause (diffusion radiophonique et télévisuelle) le risque de confusion était maximal.

Comment apprécier le risque de confusion ?

Aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle (CPI), sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;  b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 et de l’arrêt Céline (CJUE, 11 septembre 2007), le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux.

Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

La contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux et de commercialisation des produits argués de contrefaçon à l’égard desquels sera examinée la perception du public pertinent.

Dénomination sociale et noms de domaines

La dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne et le nom de domaine, qui sont des signes d’usage soumis au principe de spécialité ne sont l’objet d’aucun droit privatif, ce qui exclut en soi la qualification juridique « d’usurpation ». Leur protection contre l’exploitation d’un signe identique ou similaire par un tiers non autorisé peut en revanche être poursuivie sur le fondement de la concurrence déloyale si un risque de confusion dans l’esprit du public est démontré en considération de l’identité ou la similitude des signes ainsi que des produits et services objets des activités concurrentes et de la connaissance des signes par les consommateurs dans la zone dans laquelle s’exerce la concurrence entre les parties.

En l’espèce, le dépôt des noms de domaine mfmradio.fr et mfmtv.tv a également été sanctionné au titre de la contrefaçon par imitation dès lors que ces noms de domaine i) ont été exploités dans le commerce (diffusion de programmes de la station de radio) et ii) qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public vu l’identité et la similitude des signes et des produits et services.

Le moyen de défense développé par le concurrent tenant à un usage antérieur de la marque MFM comme enseigne, à le supposer établi, ne pouvait que lui permettre de continuer à utiliser son enseigne commerciale et non pas à lui permettre d’exploiter postérieurement un nom de domaine comportant cette dénomination.

Dépôt frauduleux de marque

La nullité des marques MFM TV a également été prononcée : en application du principe fraus omnia corrumpit, un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. La notion de fraude, d’interprétation stricte, s’apprécie au regard de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et notamment la connaissance qu’avait le déposant de l’usage antérieur par un tiers d’un signe identique ou similaire, l’intention du déposant d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser ce signe et le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

En déposant à titre de marque un signe similaire qui ne s’en distingue que par l’adjonction d’un suffixe « TV » parfaitement descriptif pour désigner notamment des services de radiodiffusion et télédiffusion identiques à ceux couverts par les marques MFM, le concurrent n’avait d’autre objet que de priver le titulaire de la marque première de l’usage d’un signe nécessaire à son activité future (en cas de déclinaison télévisuelle de son activité de radiodiffusion).

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