Usage sérieux des marques de restauration KOMPO : preuve commerciale sur cinq ans et portée des droits antérieurs

L’article L 716-4-3, 1° du Code de la propriété intellectuelle subordonne la recevabilité de l’action en contrefaçon à la preuve, par le titulaire, d’un usage sérieux de la marque pour les produits ou services invoqués au cours des cinq années précédant l’action. Le tribunal retient que cette preuve doit être rapportée pour l’ensemble des services effectivement opposés, ici les services de restauration et de bars, et non pour tous ceux couverts par les enregistrements.

L’usage sérieux s’apprécie au regard de la réalité de l’exploitation commerciale, de la nature des services, du marché, ainsi que de l’étendue et de la fréquence de l’usage. L’apposition du signe sur les devantures, contenants et produits, complétée par des factures, tickets, commandes, éléments comptables, publications et référencements, établit un usage à titre de marque. La renommée nationale n’est pas exigée.

Sur le fondement de l’article L 714-5 du même code, cet usage exclut la déchéance pour les services concernés. L’article L 716-3 maintient en revanche l’exigence d’un intérêt à agir devant les tribunaux pour une demande reconventionnelle en déchéance : cet intérêt existe pour les produits et services complémentaires à l’activité de restauration, mais non pour les services hôteliers, l’hébergement temporaire et les activités étrangères au secteur exploité.

En application de l’article 789, 6° du Code de procédure civile, le moyen présenté comme une fin de non-recevoir fondée sur des droits antérieurs, non soulevé devant le juge de la mise en état, est irrecevable devant la juridiction de jugement, sans empêcher son examen comme moyen de défense au fond.

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Le titulaire des marques KOMPO a poursuivi en contrefaçon des sociétés exploitant des restaurants sous des signes comprenant COMPOSE. Le tribunal a reconnu la recevabilité d’une intervention volontaire et l’usage sérieux des marques KOMPO pour la restauration et les bars. Il a toutefois déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance pour certains services étrangers à l’activité des défenderesses.

Le demandeur est titulaire de deux marques françaises KOMPO déposées en 2016 pour divers produits et services, notamment la restauration et les bars. Il les exploite dans plusieurs établissements de restauration spécialisés dans les bars à salade, directement ou par l’intermédiaire de sociétés dédiées.

La société VALPORTE HOLDING exploite une chaîne de restaurants sous des signes comprenant COMPOSE et a déposé plusieurs marques correspondantes. Les sociétés CUCINA SAINT GERMAIN et PIANO & BENE, exploitant également des restaurants sous cette enseigne, sont intervenues volontairement à l’instance.

Le demandeur a engagé une action en contrefaçon, après avoir obtenu la nullité d’une marque COMPOSE. Les défenderesses ont soulevé l’absence d’usage sérieux des marques KOMPO, demandé leur déchéance et invoqué des droits antérieurs sur le signe COMPOSE.

Le tribunal juge recevable l’intervention volontaire. Il retient l’usage sérieux des marques KOMPO pour les services de restauration et de bars pendant la période pertinente, au regard notamment des pièces commerciales, comptables et numériques produites. Il reconnaît toutefois l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en déchéance pour certains services étrangers à l’activité des défenderesses.

• Identifier précisément les produits et services invoqués dans l’action.
• Établir un usage pendant les cinq années précédant l’action.
• Démontrer une exploitation commerciale réelle et non symbolique.
• Relier le signe aux produits ou services commercialisés.
• Produire des éléments sur l’étendue et la fréquence de l’usage.
• Justifier l’intérêt économique de la demande reconventionnelle en déchéance.

• Photographies des établissements et de leurs devantures.
• Factures, tickets de caisse et bons de commande de boissons.
• Captures d’écran des réseaux sociaux et sites de livraison.
• Documents comptables démontrant les chiffres d’affaires et bénéfices.
• Référencements commerciaux des établissements.
• Récépissé de déclaration de débits de boissons.

Le titulaire des marques conserve la possibilité d’agir en contrefaçon pour les services de restauration et de bars, l’usage sérieux ayant été retenu sur la période pertinente. Les défenderesses peuvent contester la portée de l’action sur les autres services, mais leur demande reconventionnelle en déchéance doit rester limitée aux activités pour lesquelles elles justifient d’un intérêt économique.

• Maintien des droits pour la restauration et les bars
• Rejet de la déchéance sur les services effectivement exploités
• Irrecevabilité pour les services étrangers au secteur concerné
• Conservation des pièces commerciales et comptables d’exploitation
• Distinction entre fin de non-recevoir et défense au fond

À faire

• Délimiter les services précisément invoqués
• Rassembler les preuves couvrant les cinq années pertinentes
• Conserver factures, tickets et documents comptables
• Documenter l’apposition du signe sur les produits
• Vérifier l’intérêt économique de toute demande reconventionnelle

À éviter

• Invoquer tous les services enregistrés sans preuve correspondante
• Produire uniquement des projets d’exploitation
• Confondre enseigne et usage de marque
• Soulever tardivement une fin de non-recevoir procédurale
• Étendre la déchéance à des activités étrangères au secteur exploité

La preuve de l’usage sérieux des marques pour les services invoqués

L’article L 716-4-3, 1° du Code de la propriété intellectuelle impose au titulaire de prouver un usage sérieux pendant les cinq années précédant l’action, pour l’ensemble des produits ou services invoqués. Le tribunal retient l’exploitation commerciale des marques pour la restauration et les bars, établie par des photographies, factures, tickets, commandes, éléments comptables, publications et référencements.

L’intérêt à agir en déchéance reconventionnelle

Selon l’article L 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’intérêt à agir demeure requis devant les tribunaux pour une demande reconventionnelle en déchéance. Il existe lorsque la demande tend à lever une entrave à l’activité économique du demandeur, notamment pour les produits et services complémentaires à la restauration, mais pas pour les services hôteliers, l’hébergement temporaire ou les activités étrangères à ce secteur.

La recevabilité du moyen fondé sur des droits antérieurs

Le moyen présenté comme une fin de non-recevoir, fondé sur des droits antérieurs, est irrecevable devant la juridiction de jugement lorsqu’il n’a pas été soulevé devant le juge de la mise en état, conformément à l’article 789, 6° du Code de procédure civile. Il peut néanmoins être examiné comme moyen de défense au fond.

Article 805 du Code de procédure civile, Article 785 du Code de procédure civile, Article 789 du Code de procédure civile, Article 330 du Code de procédure civile, Article 32-1 du Code de procédure civile, Article 514-1 du Code de procédure civile, Article 126 du Code de procédure civile, Article 700 du Code de procédure civile, Article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, Article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, Article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, Article L 711-14 du Code de la propriété intellectuelle, Article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, Article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, Article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, Article L 716-2-3 du Code de la propriété intellectuelle, Article L 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, Article L 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, Article L 716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle