Nullité de marque pour mauvaise foi : protéger les droits de propriété intellectuelle face aux dépôts frauduleux

Le dépôt de marque effectué de mauvaise foi peut être annulé sur le fondement des articles L.714-3 et L.711-2 11° du code de la propriété intellectuelle. La mauvaise foi s’apprécie globalement au moment du dépôt, en tenant compte de l’intention du déposant et de la connaissance qu’il avait d’un usage antérieur ou d’une intention légitime d’un tiers. La jurisprudence de la CJUE précise que la mauvaise foi implique une intention de nuire ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles d’une marque. En l’espèce, le déposant a sciemment enregistré une marque alors qu’il savait que la société concurrente avait choisi et préparé l’usage de ce signe, ce qui caractérise la mauvaise foi. Le praticien doit donc conseiller à ses clients de documenter soigneusement l’origine et l’usage des signes avant dépôt, et de surveiller les dépôts concurrents afin de pouvoir agir rapidement en nullité pour mauvaise foi. La charge de la preuve incombe à celui qui allègue la mauvaise foi.

Le dépôt de marque effectué de mauvaise foi peut être annulé. La mauvaise foi s’apprécie au moment du dépôt, tenant compte de l’intention du déposant et de la connaissance d’un usage antérieur. La jurisprudence de la CJUE précise qu’elle implique une intention de nuire ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles d’une marque. En l’espèce, le déposant a sciemment enregistré une marque alors qu’il savait qu’une société concurrente préparait l’usage de ce signe.

La société [I] [C] a confié à la société LFM Consulting une mission de contribution à la conception de recettes. Le président de LFM Consulting a déposé la marque « Les Pontaviènes » en juin 2023. La société [I] [C] a contesté ce dépôt, estimant qu’il avait été fait de mauvaise foi, car elle-même souhaitait déposer et exploiter ce signe. Elle a saisi l’INPI d’une demande de nullité. En juillet 2023, la société [I] [C] a déposé une marque similaire, contre laquelle le président de LFM Consulting a formé opposition. Le directeur de l’INPI a annulé la marque déposée par le président de LFM Consulting, considérant que le dépôt avait été fait de mauvaise foi, notamment parce que ce dernier savait que la société [I] [C] avait choisi ce nom pour ses produits. Le président de LFM Consulting a formé un recours contre cette décision. La cour a confirmé la décision de l’INPI, rejetant la demande d’annulation de cette décision. Il a été établi que le président de LFM Consulting avait sciemment méconnu les intérêts de la société [I] [C] en déposant la marque litigieuse, notamment dans un contexte de relations détériorées, cherchant à négocier une revalorisation de ses prestations. La société [I] [C] a été condamnée à recevoir une somme au titre des frais exposés, et le président de LFM Consulting a été condamné aux dépens.

• Existence d’indices pertinents et concordants de mauvaise foi au moment du dépôt de la marque.
• Connaissance par le déposant de l’intention de la société concurrente d’utiliser le signe.
• Violation des usages honnêtes et intention de porter atteinte aux intérêts de tiers.
• Charge de la preuve pesant sur celui qui allègue la fraude.
• Contrat de consultant conférant des droits à la société [I] [C] pour les dépôts de propriété industrielle.
• Utilisation du dépôt de marque comme moyen de négociation en position de force.
• Confirmation de la décision d’annulation par le juge.

• Contrat du 13 février 2023 entre la société [I] [C] et LFM Consulting
• Courriels échangés entre la société [I] [C] et M. [S]
• Courriel du 26 mai 2023 confirmant le choix du nom « Les Pontaviènes »
• Contrat de consultant du 11 septembre 2023
• Courriel de M. [S] du 17 juillet 2023 sur la détérioration des relations

La société [I] [C] voit ses droits sur la marque « Les Pontaviènes » confirmés par la cour, avec l’annulation du dépôt de marque effectué de mauvaise foi par M. [S]. Ce dernier est condamné à supporter les frais et dépens liés à la procédure.

• Annulation du dépôt de marque pour mauvaise foi
• Confirmation de la nullité de la marque déposée par le consultant
• Condamnation aux frais de procédure (1 100 euros + dépens)
• Rejet des demandes de remboursement des frais par la société [I] [C]
• Maintien de la procédure d’opposition en cours devant l’INPI

À faire

• Présenter des preuves solides de bonne foi au dépôt de marque
• Fournir les échanges et documents relatifs au choix du nom
• Respecter les décisions de l’INPI et de la cour
• Joindre les procédures connexes pour traitement conjoint
• Communiquer clairement les prétentions et moyens

À éviter

• Déposer une marque en connaissance d’une intention concurrente
• Ignorer les obligations contractuelles de cession de droits
• Ne pas produire les preuves de la mauvaise foi alléguée
• Omettre de respecter les délais de recours
• Présenter des arguments juridiques insuffisamment étayés

Quels sont les critères juridiques pour caractériser la mauvaise foi dans le dépôt d’une marque ?

Selon les articles L.714-3 et L.711-2 11° du code de la propriété intellectuelle, une marque peut être déclarée nulle si le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.

La mauvaise foi est caractérisée lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire a introduit la demande d’enregistrement non pas pour participer loyalement à la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment la fonction essentielle d’indication d’origine (CJUE, 29 janvier 2020, Sky, C-371/18, §75).

La mauvaise foi s’apprécie globalement au moment du dépôt, en tenant compte de facteurs tels que l’intention du déposant, la connaissance d’un signe identique ou similaire utilisé par un tiers, et le degré de protection juridique des signes en cause (CJUE, 29 janvier 2020, Sky, C-371/18, §73 ; CJUE, 11 juin 2009, Lindt Goldhase, C-529/07).

La charge de la preuve de la fraude incombe à celui qui l’allègue.

Quelle est la portée juridique du contrat de consultant en matière de propriété intellectuelle dans ce litige ?

Le contrat de consultant conclu entre la société [I] [C] et la société LFM Consulting, présidée par M. [S], confiait à cette dernière une mission de contribution à la conception de recettes.

Ce contrat prévoyait que le consultant donnait tous pouvoirs et droits et autorisait la société [I] [C] à effectuer tout dépôt de propriété industrielle qu’elle jugerait opportun, notamment des marques, pour protéger les réalisations.

Ainsi, le dépôt de la marque Les Pontaviènes par la société [I] [C] visait à protéger les réalisations mises au point avec l’aide de la société LFM Consulting.

Quels éléments ont conduit la juridiction à retenir la mauvaise foi du déposant de la marque ?

Il ressort des échanges que le choix du nom Les Pontaviènes a été effectué par la société [I] [C] après une réflexion collective et des vérifications de disponibilité.

M. [S] savait que la société [I] [C] allait utiliser cette appellation et qu’elle s’était renseignée auprès de l’INPI.

Le dépôt de la marque par M. [S] a été fait alors que les relations avec la société [I] [C] s’étaient détériorées, dans le but de négocier en position de force une revalorisation de ses prestations.

Le dépôt avait pour effet d’empêcher la société [I] [C] d’utiliser un nom qu’elle avait mis au point.

La juridiction a ainsi confirmé la décision annulant le dépôt de la marque par M. [S] pour mauvaise foi.

Quelle est la compétence du directeur général de l’INPI dans l’interprétation d’un contrat de consultant relatif à la propriété intellectuelle ?

La juridiction a jugé que le directeur de l’INPI est incompétent pour interpréter le contrat de consultant du 11 septembre 2023.

Par conséquent, la demande d’annulation de la décision du directeur de l’INPI fondée sur cette interprétation est rejetée.

Quelle est la conséquence de la confirmation de la nullité de la marque sur les frais exposés ?

La juridiction condamne la partie succombante, ici M. [S], à payer à la société [I] [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés.

Article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, Article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, Article 700 du code de procédure civile

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