Nullité des contrats de licence de marques pour absence de droits

La validité d’un contrat suppose notamment un contenu licite et certain, conformément à l’article 1128 du Code civil. Sur le fondement combiné des articles 1178 du Code civil et L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, la concession d’une marque par une personne qui n’en est pas propriétaire ou qui ne justifie pas de sa protection prive le contrat de contenu licite et certain.

Le tribunal distingue les deux contrats et constate que la société concédante ne rapporte pas la preuve de la propriété des formules ni des marques à la date de leur conclusion. Les formulaires de dépôt postérieurs, qui ne constituent pas des titres délivrés et ne démontrent pas une protection en France, sont insuffisants. Le second contrat est également annulé en raison de l’absence de droits sur la marque concédée. La présentation trompeuse de ces droits caractérise en outre un dol.

En application de l’article 1178 du Code civil, l’annulation entraîne des restitutions conformément aux articles 1352 à 1352-9. Toutefois, l’expertise ne peut suppléer la carence probatoire, en vertu de l’article 146 du Code de procédure civile. La demanderesse ne justifiant ni les sommes à restituer ni les frais douaniers, ses demandes sont rejetées. La réparation d’un préjudice distinct demeure possible, mais elle suppose une faute, un préjudice et un lien causal. La perte de chance invoquée résultant de la rupture et non de la nullité, et les préjudices commercial et moral n’étant pas établis, aucune indemnisation n’est accordée. La défenderesse est condamnée aux dépens et à 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

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Deux sociétés avaient conclu des contrats portant sur la licence, la fabrication et la distribution de liquides pour cigarettes électroniques. La concédante ne prouvant ni sa propriété des formulations ni celle des marques à la date des contrats, le tribunal a annulé les deux conventions. Les demandes de restitution, d’expertise comptable et d’indemnisation ont toutefois été rejetées faute de preuve suffisante ou de lien causal.

Deux sociétés exerçant dans le secteur des liquides pour cigarettes électroniques ont conclu un contrat-cadre de licence et de distribution le 12 mai 2021, puis un contrat de collaboration, licence, fabrication et distribution le 10 juin 2021. Le premier prévoyait la concession exclusive de produits et de marques au producteur français. Le second portait notamment sur la création et la commercialisation d’un liquide aromatisé.

Des désaccords sont apparus sur la propriété des formulations, les marques et la facturation. La société concédante a ensuite rompu le premier contrat et demandé un audit. Le producteur français a assigné son partenaire afin d’obtenir la nullité des deux contrats, des restitutions, une expertise comptable et l’indemnisation de plusieurs préjudices.

Le tribunal constate que la société concédante ne prouve pas être propriétaire des formulations ni des marques à la date des contrats. Les dépôts de marques réalisés ultérieurement et l’absence de protection démontrée en France sont jugés insuffisants. Les deux contrats sont annulés, mais les demandes financières et indemnitaires sont rejetées faute de preuve suffisante ou de lien causal avec la nullité.

• Contenu contractuel licite et certain exigé par l’article 1128 du Code civil
• Propriété ou protection des marques établie à la date de conclusion
• Preuve de la titularité des formulations et signes concédés
• Absence de discordance temporelle entre contrats et dépôts de marques
• Justification précise des sommes dont la restitution est demandée
• Établissement d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal

• Contrats des 12 mai et 10 juin 2021 et leurs stipulations
• Échanges électroniques relatifs aux formulations concédées
• Attestation du dirigeant allégué de la société créatrice des liquides
• Formulaires de dépôt canadien datés de 2023
• Recherche INPI établissant l’absence de protection française
• Attestation comptable relative au chiffre d’affaires réalisé

Les contrats de licence sont annulés, mais le demandeur échoue à obtenir les restitutions et dommages-intérêts faute de justificatifs suffisants et de lien causal établi. Le défendeur supporte les dépens et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

• Annulation des deux contrats de licence et de distribution
• Rejet des provisions et du remboursement des frais douaniers
• Refus de l’expertise destinée à suppléer la carence probatoire
• Rejet de la perte de chance liée à la rupture contractuelle
• Rejet des préjudices commercial et moral non documentés
• Paiement des dépens et de 5 000 euros au titre de l’article 700

À faire

• Vérifier la titularité des marques avant toute concession
• Produire les titres délivrés et les preuves de protection territoriale
• Documenter contractuellement la propriété des formulations
• Justifier chaque somme réclamée par des pièces comptables
• Établir distinctement faute, préjudice et lien causal

À éviter

• Se limiter à des formulaires de dépôt postérieurs
• Confondre demande de dépôt et titre de propriété
• Demander une expertise sans commencement de preuve
• Fonder une perte de chance sur une cause différente
• Évaluer forfaitairement un préjudice non documenté

Le contenu licite et certain des contrats de licence

nLa validité contractuelle exige un contenu licite et certain au sens de l’article 1128 du Code civil. En application de l’article 1178 du même code et des articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, un contrat de concession de marques est nul lorsque le concédant ne justifie pas de sa propriété ou de la protection des signes concédés. La juridiction retient cette absence de droits à la date de conclusion des deux contrats.n

La preuve des droits sur les marques concédées

nLes formulaires de dépôt produits, établis postérieurement aux contrats, ne prouvent ni la délivrance d’un titre ni la protection des marques en France. La recherche effectuée auprès de l’INPI corrobore l’absence de protection française. La juridiction relève également l’absence de document contractuel établissant la propriété des formulations. Ces éléments déterminent la nullité pour défaut de contenu et la présentation trompeuse des droits caractérise en outre un dol.n

Les restitutions et la preuve des préjudices

nL’annulation entraîne en principe des restitutions selon les articles 1178 et 1352 à 1352-9 du Code civil. Toutefois, l’article 146 du Code de procédure civile interdit d’ordonner une expertise pour suppléer la carence probatoire. Faute de justificatifs sur les sommes à restituer et les frais douaniers, les demandes sont rejetées. Une indemnisation distincte exige une faute, un préjudice et un lien causal, non établis pour les préjudices invoqués.

Article 978 du Code de procédure civile, Article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, Article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, Article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, Article 1101 du Code civil, Article 1102 du Code civil, Article 1103 du Code civil, Article 1104 du Code civil, Article 1128 du Code civil, Article 1130 du Code civil, Article 1137 du Code civil, Article 1169 du Code civil, Article 1178 du Code civil, Articles 1352 à 1352-9 du Code civil, Article 4 du Code de procédure civile, Article 146 du Code de procédure civile, Article 1353 du Code civil, Article 696 du Code de procédure civile, Article 700 du Code de procédure civile, Article 514 du Code de procédure civile, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991